张荣彦：关于“创造性”的讨论——兼议《专利法》第二十二条第三款

张荣彦

国家知识产权局原专利复审委员会

正部（局）级审查研究员

“创造性”的引入

专利制度的建立已经有五百多年的历史了，但“创造性”这一概念的引入距今还不到80年。随着经济和科技的迅速发展，人们逐渐认识到，对于专利权的授予，除了“新颖性”之外还应当设置一个更加严格的标准。

美国《专利法》颁布于1790年，但在162年后的1952年，“创造性”这一概念才被率先写入美国《专利法》。1890年美国反垄断法（《谢尔曼反托拉斯法》）的颁布促成了“创造性”概念的引入。美国联邦最高法院曾在一份推翻下级法院认定某专利权有效的判决结论中指出：（具有专利权的）“装置不仅必须是新的和有用的，而且必须是一项发明或者发现。如果一项改进要获得专利的特权地位，则必须涉及独创性（ingenuity），而并非本领域技术熟练的机械师所能够胜任的。完美的改进即使增加了便利性、扩大使用范围或减少费用，也都不能获得专利权。一个新的装置无论多么有用，都必须显露出创造性天才的光辉，而不仅仅是一种技能的施展。如果不是这样，就不能在公共领域中为私人提供独占权。”[1]这一判决意见为“创造性”的设立提供了一个雏形，它既阐明了在专利授权中引入“创造性”的法理依据，又概述了“创造性”的本质和判断标准：专利权作为一项“独占权”，必须具有“独创性”；“独创性”是指获得专利权的发明创造必须显露出“创造性”天才的光辉，“并非本领域技术熟练的机械师所能够胜任的”。

在上述背景下，美国国会于1952年重新修改了《专利法》，在第102条（新颖性）的基础上增加了第103条。该条款规定：

“即使一项发明如同本法第102条所规定的那样未曾被在先披露或描述，但是对于所述主题所属领域中具有一般技能的人（person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains）来说，如果希望获得专利的主题与现有技术之间的差异使得在发明完成时其整体内容是显而易见的（obvious），也不能获得专利权。”[2]

该条款提出了“所属领域中具有一般技能的人”及“显而易见”这两个基本概念，并借用这两个概念阐明了“显露出创造性天才的光辉”这句话的法律含义，即“创造性”是指该发明的提出对于“所属领域中具有一般技能的人”来说是“非显而易见”的。“非显而易见”（not obvious）这一概念将所谓的“独创性”（ingenuity）概念诠释得更为具体。

美国于1952年所创立的上述原则及标准，为专利权的授予划出了一条“底线”，为“独占权”的获得给出了一个“底价”，现今已被世界上大多数国家和组织所采用。例如，《欧洲专利公约》（EPC）第52条第（1）款规定：“任何技术领域中凡具备新颖性、创造性（Inventive step）和工业实用性的发明都可以获得欧洲专利权。”其第56条又对“创造性”作了进一步明确：“考虑到现有技术（regard to the state of the art），如果一项发明对于技术人员（person skilled in the art）来说是非显而易见的（not obvious），则该发明具有创造性”。

作为对《欧洲专利公约》第56条的解释，《欧洲专利局审查指南》首先对其中的“技术人员”这一概念作出了新的定义[3]，即“技术人员”是其技术领域（field of technology）的一般技术人员，它不仅知晓技术领域（in the art）中的一般常识，而且依据需要解决的技术问题（problem）有能力在现有技术（state of the art）中寻求解决方案（solution）。由于“技术人员”不仅知晓（aware）技术领域中所有的公知常识，而且可以获得（have had access）现有技术中的所有知识，故所述的“技术人员”属于一个现实中并不存在的“假想（considered as）人”。

《欧洲专利局审查指南》同时还针对“非显而易见性”的判断制定了“问题—方案判断方法”（Problem-solution approach）[4]，其主要内容是：

首先确定与所要求保护的技术方案最接近的对比文件，并找出其权利要求中未被该对比文件公开的所有区别技术特征；

进而客观评价每一个（组）区别技术特征在所述技术方案中所解决的技术问题或产生的技术效果，即确定“问题”与“方案”之间的关系；

最后针对每一个（组）区别技术特征，以“问题—方案”为依据判断现有技术中是否给出了相应的教导或启示；如果不存在相关的教导或启示，则对于“技术人员”来说该技术方案的提出是“非显而易见”的，即具有“创造性”。

上述两项规定既为“创造性”的判断确定了一个明确的判断主体，又为其制定了一种具体的判断方法，使“创造性”的判断更具可操作性。笔者认为，依据《欧洲专利公约》及《欧洲专利局审查指南》的规定，“创造性”（非显而易见性）是指：一项发明创造的提出对于“技术人员”这一“假想人”来说是不容易想到的，即现有技术对于该技术方案的形成未给出相关的教导或启示。

“新颖性”是对一项发明创造形成后状态的评价，而“创造性”则是对形成过程的评价。故“创造性”与“新颖性”是对一项发明创造从不同维度进行的评价，“创造性”的引入使对发明创造的评价更加全面。

我国关于“创造性”的规定

我国的专利制度始于1984年。我国《专利法》中的主要条款是参照《欧洲专利公约》制定的。《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

我国《专利法》中虽然引入了“创造性”这一概念，但并未采用“非显而易见”的表述方式，而是采用“突出的实质性特点和显著的进步”以及“实质性特点和进步”分别对“发明”和“实用新型”的“创造性”作出了定义。《专利法》之所以作出上述与众不同的规定，笔者认为与以下三方面背景有关。

“旧制度”的影响

众所周知，在实施专利制度之前，我国的“发明创造”是以“技术革新、技术革命”以及“合理化建议”等形式，由各级政府的主管部门“科委”进行管理的。在当时的制度下，一项技术改革方案只要是“新的”而且有“积极的效果”，便被认定为“发明创造”。这与美国1952年之前的专利授权标准（一项发明创造只要是“新的和有用的”，都属于“发明创造”）有相似之处，只不过在评价技术方案是否属于“新的”时，不是以对现有技术的全面检索为依据，而是凭借评审人员有限的认知来确定的。

对一项“发明创造”作出评价时，除了必须是“新的”之外，还会考虑一项技术改革方案与现有技术方案之间的区别及其对社会做出的贡献（亦即具有“实质性特点和进步”），并依据其区别及贡献的大小（亦即区别是否“突出的、显著的”）划分出省部级、国家级等不同级别的“发明创造”。这种对“发明创造”的理解及其评价方式根深蒂固，影响了几代人。

在我国当时的制度下，不存在“知识产权”私有的问题，民众对任何已有的技术都可以自由使用。发明人在研发新技术的过程中无须考虑“侵权”问题；评审人员在对一项技术革新方案作出评价时，也无须考虑其是否借助了现有技术的教导或启示，只需考虑其发明创造是否属于“新的和有用的”。这种制度延续了近四十年，“国家科委”既是“旧制度”中“发明创造”的管理者，又是专利法制定的主持部门，在制订专利法时对“发明创造”以及“创造性”的理解及其定义难免受到前期理念的影响。

时代的要求

我国《专利法》是在1984年刚刚引入市场经济的背景下制定的。当时，“知识产权”及其“独占性”对国人来说是个全新的概念。由于既缺少“知识产权制度”的相关经验，又欠缺对“创造性”产生的历史渊源及其本质的理解，立法者对“创造性”这一概念的表达难免会与欧美有所不同。加之我国当年制订《专利法》时正值改革开放的初期，“制定一部具有中国特色的专利法”是当时政府对制定者提出的明确要求，因此，《专利法》对“创造性”作出“独树一帜”的定义也就顺理成章了。

“发明创造”种类的影响

我国《专利法》所称的“发明创造”除了“发明专利”还包括“实用新型专利”。《专利法》为两者制订了两种不同的“创造性”标准。

作为一个法律概念，“非显而易见”属于一个定性的概念，非此即彼。如果对一个定性的概念再作定量的区分，例如采用“非显而易见”和“显著的非显而易见”来表达两种不同程度的“创造性”，显然欠妥。而“特点和进步”的含义则比较模糊，“特点”有多少之分，“进步”有大小之别，对其作进一步量化，至少从文学层面上是可以接受的。采用“实质性特点和进步”的表述，相较于采用“非显而易见”的表述，可能更有利于对两种“创造性”的表达。

“突出的实质性特点和显著的进步”与“非显而易见”的比较

以《专利审查指南》的解释为依据的比较

《专利法》第二十二条第三款中“创造性”的定义，虽然其文学含义清楚，但法律含义模糊。为了便于“创造性”的审查，我国《专利审查指南》针对《专利法》中所称的“发明具有突出的实质性特点”作了如下解释：“判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对所属领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。”[5]

与此同时，《专利审查指南》还完整引入了《欧洲专利局审查指南》对“技术人员”所作的定义以及“问题—方案判断方法”[6]，其内容与前述《欧洲专利局审查指南》的内容基本相同，只不过将“技术人员”改称为“所属领域技术人员”，其所知晓的常识仅限于其“所属技术领域”（field of technology），而“技术人员”则涉及整个“技术领域”（art），前者的知识水平显然要略低于后者。

借助《专利审查指南》的解释，我国《专利法》第二十二条第三款的内容与《欧洲专利公约》第56条的规定基本相符，所不同的是：由于《专利审查指南》中“非显而易见性”仅仅用作对“突出的实质性特点”的解释，并不包括“显著的进步”，故在判断一项技术方案的“创造性”时，除了要求其具有“非显而易见性”，还要求其“与现有技术相比能够产生有益的效果”[7]，即“创造性”中包含了“进步性”的内容。这一区别的存在一方面是受“旧制度”的影响，另方面也残存一些国外专利法的影子。例如，德国早期的专利法也曾将“进步性”（progresse）作为专利授权的标准，只不过将其与“创造性”“新颖性”相并列；但后来，“进步性”被从专利法中移除，并被认为“进步性”与“专利性”无关。

以《专利法》为依据的比较

如果排除《专利审查指南》的上述“解释”，《专利法》中“突出的实质性特点和显著进步”与“非显而易见”相比，存在以下三个方面的区别。

其一，判断的内容不同

“非显而易见”是对一项技术方案“形成过程”的评判，即现有技术未给出形成该技术方案的“教导或启示”，并不涉及该技术方案所产生的“结果”。而“（突出的）实质性特点和（显著）进步”则是对一项技术方案所产生“结果”的评价，仅仅体现了其形成后与现有技术之间的区别，不涉及其形成过程中是否受到现有技术的“教导或启示”。一项新的技术方案具有“突出的实质性特点和显著进步”，并不意味着具有“非显而易见性”。

例如，发明人依据教科书的教导对一台设备作了改进并取得了积极效果。这种改进可以被称为“完美的改进”或一项“技术革新”，也可以说与原有的设备相比具有“（突出的）实质性特点和（显著）进步”。但是，由于其改进是借鉴公知常识完成的，属于“本领域技术熟练的机械师能够胜任的”，该技术方案的形成过程体现不出“创造性天才的光辉”，故不具备“非显而易见性”。

其二，判断的主体不同

与“新颖性”及“实用性”的判断不同，“非显而易见性”的判断结论受判断主体的影响。为了统一标准，欧美专利法中便设立了“技术人员”这一判断主体——一个具有特定知识和能力的、并不存在于现实生活中的“假想人”。相比之下，我国《专利法》中并未设置“技术人员”这一“假想人”的概念，“创造性”的判断主体应当是一个“自然人”。

在评价一项发明创造的“创造性”时，“自然人”与“假想人”存在明显区别。由于“假想人”的知识和能力是明确的、唯一的，故其得出的结论也是唯一的；而对于“自然人”来说，由于判断主体的知识和能力参差不齐，其判断结论势必会存在差异。

其三，定性与定量的不同

“非显而易见性”属于一个定性的概念，非此即彼，无法量化；而“特点”和“进步”都是可以量化的，《专利法》中“突出的实质性特点和显著的进步”与“实质性特点和进步”的并存，正是其“创造性”量化的体现。

如果不考虑《专利审查指南》的解释，就《专利法》本身而言，“非显而易见性”与“突出的实质性特点和显著的进步”这两种定义方式，不仅文学含义不同，而且判断主体及判断内容完全不同，应当属于两个不同的法律概念。

关于“实用新型”的“创造性”

《专利审查指南》只是对“发明的创造性”（突出的实质性特点和显著进步）作出了解释，但对什么是“实用新型的创造性”（实质性特点和进步）并未作出直接的解释，只是规定：“实用新型创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准等内容，参照本指南第二部分第四章（发明创造性）的规定。”

同时规定，“实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准”，具体体现在判断“创造性”时，发明与实用新型在“对比文件的技术领域”与“对比文件的数量”两个方面有所不同。简言之：

一方面，对于发明专利而言，其“对比文件的技术领域”涉及现有技术中所有的技术领域；对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域，当现有技术中给出明确的启示时，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

另一方面，对于发明专利而言，可以用多项现有技术评价其创造性；而对于实用新型专利，一般情况下只可以引用一项或者两项现有技术。[8]

对此，笔者认为，上述两方面的差异固然可以使“实用新型专利创造性的标准”“低于发明专利创造性的标准”，但这与《专利审查指南》第二部分第四章中的内容并不一致。所谓的“参照”仅仅存在于形式上，而内容已经完全改变了，故此“创造性”非彼“创造性 ”。具体来讲有两点：

首先，《专利审查指南》第二部分第四章明确规定：“发明是否具备创造性，应当基于‘所属技术领域的技术人员’的知识和能力进行评价。”[9]《专利审查指南》还对“所属领域技术人员”的知识和能力作了唯一的规定，同时写明：“设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。”[10]笔者认为，“对比文件的技术领域”即为判断主体可以从中获取知识的技术领域。将“对比文件的技术领域”进行区分，意味着在判断发明与实用新型的创造性时，其判断主体的知识和能力是不同的：对于发明来说，其判断主体的知识和能力相当于“所属领域技术人员”；而对于实用新型来说，其判断主体的知识和能力显然要低于“所属领域的技术人员”。为发明和实用新型分别设置不同的判断主体，必然破坏了“创造性”审查标准的统一。

其次，《专利审查指南》第二部分第四章中“三步法”的判断原则与《欧洲专利局审查指南》基本相同，根据该方法，在判断一项技术方案的创造性时，无须考虑其“区别技术特征”的数量；即使存在多个（组）“区别技术特征”，如果每个（组）“区别技术特征”的引入都来自于现有技术的教导或启发，即意味着“在发明完成时其整体内容是显而易见的”[11]，体现不出该技术方案的形成存在“独创性”（ingenuity），按照欧洲专利局的说法就是“零乘以任何数都等于零”。故上述通过对比文件的数量来区分发明和实用新型的创造性的做法，也背离了“三步法”的判断原则。

《专利审查指南》的上述两点规定实为对“所属领域技术人员”及“三步法”这两个重要概念的修改，即为实用新型设立了另一个“非显而易见性”的判断标准。《专利审查指南》之所以作出如此规定，显然是迫于《专利法》对发明和实用新型“创造性”所作的区分。

对于实用新型是否要提出创造性的要求，以及如何将其与发明的创造性相区分，国际上也存在不同的观点。早在1995年6月25日，在加拿大蒙特利尔召开的国际保护工业产权协会（AIPPI）第36届年会上就曾对“实用新型授权标准”问题作了专门研究。在其后于丹麦哥本哈根召开的执行委员会议上，曾出现过不同的意见：瑞士和奥地利分会建议采用“非寻常技术效果”作为“实用新型”的授权条件；澳大利亚、英国、爱尔兰和日本分会建议采用“降低的非显而易见性”的标准；而有的分会则认为，“非显而易见性”不可能有几个等级，况且确定发明专利是否具备创造性已很困难，如果建立非显而易见性的两级标准，将会使创造性的判定进一步复杂化。

至今，国际上仍在探索“实用新型”的保护方式及其授权标准。例如，澳大利亚于1990年建立专利制度时，曾将实用新型专利称为“小专利”（Petty Patent），对其也提出创造性的要求；为了解决其与发明专利创造性的冲突，2001年，澳大利亚将“小专利”的创造性（Inventive Step）修改为“革新性”（Innovative Step），并改称为“创新专利”（Innovation Patent）。但在2020 年，“新修订的澳大利亚《专利法》规定，自2021年8月起澳大利亚知识产权局将不再授予‘创新专利’。”[12]

对《专利法》第二十二条第三款的看法