春意盎然，智慧同行。在众多信息通信知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下，
第二届知产前沿信
息通信论坛（IFIF 2024）
于2024年3月13日在上海龙之梦大酒店圆满闭幕。
此次活动由
YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus
联合主办，
两天的大会及半天的会前研讨会以
“
通信领域SEP治理的实践及探索
”为主题。
在3月12日的论坛上，
北京隆诺律师事务所
合伙人
王军
为本次大会带来
“
半导体领域技术秘密纠纷疑难问题及应对
”主题演讲。
知产前沿现将王老师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。
如需购买大会直播回放，欢迎点击下方“阅读原文”或联系工作人员Sharon：chanyinig_930
涉及技术秘密纠纷诉讼在近年来呈现出一些明显的变化趋势。根据2019至2021年的相关统计数据（如图一显示），原告的平均胜诉率达到了39.41%，相较于2013至2017年的35%有所提高。这表明，技术秘密纠纷的诉讼环境正在发生变化，原告在一定程度上取得了更多的胜诉机会。
尽管原告胜诉率有所上升，但这个比例仍然偏低。败诉原因主要集中在这四个方面：不符合商业秘密构成要件、不构成侵权、密点不明确以及信息来源不合法。这些原因表明，原告在技术秘密纠纷中仍然需要面对多方面的挑战和难题。
在涉及芯片技术秘密纠纷的问题方面，需要考虑的几个关键问题包括：行为保全适用的时机、剖片破坏秘密性的边界、现有信息组合构成新信息的认定以及损害赔偿的计算。首先，对于行为保全适用的时机，原告需要在技术秘密受到侵害时尽早采取行动，以确保保全的有效性。过早或过晚的行为保全可能会导致证据的不完整或丧失保全的意义。其次，剖片破坏秘密性的边界认定也是一个关键问题，特别是在涉及到复杂芯片技术的情况下，法院需要权衡剖片的必要性与保护技术秘密的重要性，以确定是否应允许剖片作为对抗秘密性的技术手段。第三，现有信息组合构成新信息的认定也是一个复杂的问题。一般而言，技术信息的组合可能会产生新的技术价值，因此法院需要审查这些组合是否构成了新的技术信息，并据此判断侵权行为。最后，损害赔偿的计算涉及到对技术秘密侵权行为造成的实际损失进行合理估计。这包括直接损失、间接损失以及可能的未来损失等因素的综合考量。
行为保全的时机至关重要。2020年《中美经济贸易协议》第1.6条规定了双方应当规定及时有效的临时措施，以阻止使用被侵犯的商业秘密。特别地，中国应将使用或试图使用所主张的商业秘密信息认定为“紧急情况”，使得司法机关有权基于案件的特定事实和情形采取行为保全措施。这一规定为行为保全的时机提供了明确的指引，强调了在商业秘密受到侵害时应及时采取措施保护其权益的重要性。值得注意的是，《中华人民共和国民事诉讼法》(2023修正) 第一百零三条、《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》[法释[2018] 21号] 第六条以及《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》[法释[2020]7号] 第十五条对行为保全的具体适用情况进行了进一步明确。
以下是两个案例的描述，展示了行为保全裁定的具体情况：
香兰素案（案号：(2018) 浙民初25号之一）：在该案中，一审法院已责令被告停止侵害涉案技术秘密的行为。然而，由于一审判决尚未生效，这意味着制止侵权行为的效果尚未产生，因此原告方的损失仍有可能继续扩大。在这种情况下，法院综合考虑了案件的各项因素，认定了被告立即停止侵害行为的必要性。此案的裁定强调了对于行为保全时机的关键性判断，即使在一审判决未生效之时，也应采取必要措施以防止损失的进一步扩大。
炬芯调制解调器芯片案（案号：(2020) 最高法知民终1646号之二）：在该案中，二审法院认为原告的请求有充分的事实基础和法律依据，初步认定了涉案技术信息部分构成技术秘密的可能性。法院认定涉案技术秘密的保护具有紧迫性，不采取保全措施可能会导致原告方的合法权益受到难以弥补的损害。此外，法院还强调了采取行为保全措施对被告方造成的损害相对较小，而不采取措施可能会导致原告方的权益受到严重损害。因此，二审法院在主裁定做出的同时一并做出行为保全裁定，以确保涉案技术秘密的有效保护。
这些案例展示了在技术秘密纠纷中（包括半导体领域），法院在裁定行为保全时通常会综合考虑案件的具体情况和各方利益的平衡。当然需要注意的是，在确保保全措施的必要性的同时，也要注意避免对被申请人的正当工作秩序造成不必要的影响，并在保护原告方合法权益的基础上遵循利益衡量的比例原则，对商业秘密进行合理的保护。
根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》，人民法院在认定是否属于公众所知悉的信息时，会考虑多种情形。根据该规定，具有以下情形之一的信息可以被认定为公众所知悉：该信息在所属领域属于一般常识或者行业惯例；该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得；该信息已经在公开出版物或其他媒体上公开披露；该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开；所属领域的相关人员从其他公开渠道可以获得该信息。那么随之而来的问题是：对于已上市芯片进行反向剖片后获得的信息是否可以被认为为公众所知悉？
在(2021) 最高法知民终1302号电源模块案中，涉及对已上市产品的拆解分析。以下是该案的几点情况介绍：
1、对已上市产品拆开外壳后，发现内部电路板上有覆胶保护。这种覆胶保护是为了保护内部电路，防止信息泄露或者未经授权的分析。
2、经过去胶后，可以直接观察到内部电路板上的信息，包括原告主张为秘点的元件布局、参数、连接关系等。这些信息是可以直接观察得到的，而不需要进一步拆解或测量。
3、针对一些无法通过直接观察得出的技术信息，需要进行更深入的拆解和测量。在这个过程中，使用了一系列工具，如恒温烙铁、数字电桥、数显卡尺、万用表等。这些工具的使用可能会导致被诉侵权产品的破坏，但也为获取更深层次的技术信息提供了必要的手段。
这个案例给出了剖片分析对于如何影响技术秘密的启示。一方面，部分信息可以通过直接观察得到，而不需要对产品进行破坏。另一方面，对于一些更深层次的技术信息，可能需要进行额外的拆解和测量，这可能会导致被诉侵权产品的损坏，同时也可能会触及秘密性认定的法律边界，需要在综合考虑行业特点的情况下进行权衡和判断以上手段获得的信息是否属于公众所知悉的信息。
该案二审法院认为，市场流通产品属于外部载体，零极公司为实现保密目的所采取的保密措施，应能对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密。此种对抗至少可依靠两种方式实现: 一是根据技术秘密本身的性质，他人即使拆解了载有技术秘密的产品，亦无法通过分析获知该技术秘密；二是采取物理上的保密措施，以对抗他人的反向工程，如采取一体化结构，拆解将破坏技术秘密等。不特定公众可以与原审法院现场勘验相同的方式拆解观察零极公司产品，对无法直接观察的元器件参数、元器件间的连接关系，可以使用数字电桥、数显卡尺、万用表测量获得，其中，数字电桥用于测量电容、电感、电阻数值；数显卡尺用于测量线径、元件尺寸 (封装形式) ，万用表用于测量连接关系、二极管特性，变压器绕线组可以直接观察计数。二审法院认为原审判决认定的涉案技术信息通过去除覆胶、拆解后，使用常规仪器测量可以获得的技术信息，构成所属领域的相关人员容易获得的信息并无不当。
在芯片领域，我们知道IBM于2021年5月发布了2纳米（nm）制程工艺的芯片，其每平方毫米上集成了约3.33亿个晶体管，相当于在指甲大小的芯片上容纳了约500亿个晶体管。与之相比，台积电目前最先进的5nm制程工艺制造的芯片，每平方毫米约有1.73亿个晶体管，而三星的5nm芯片则约为1.27亿个晶体管每平方毫米。在进行芯片反向工程时，首先进行版图提取，然后进行电路提取。总的来说，通过剖析片后利用常规观察工具（如扫描电镜）以及通用设计知识，可以获取整体电路布局等直接可获得的信息。但是通常认为，借助电路提取工具和电路绘图软件（如Cadence、ViewWork）获得的各模块电路结构通常涉及分析人员的大量智力劳动，因此其中包含的电路结构和连接关系不能被视为直接可获得的信息。当然，在一些特定情形下，根据已知的设计信息获得的电路模块结构可以被视为可直接获得的信息。未来随着人工智能（AI）技术的飞速发展，电路分析的难度和成本有望大幅降低，这可能会进一步拓宽可直接获得信息的边界。
《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第三条规定，若权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时并非为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的，人民法院应认定为反不正当竞争法第九条第四款所述的不为公众所知悉的信息。第四条则规定，若经整理、改进、加工后形成的新信息符合第三条规定的条件，应认定该新信息不为公众所知悉。因此，根据这两条规定，人民法院在审理商业秘密民事案件时将依据信息的普遍知晓程度以及经整理、改进、加工后形成的新信息是否符合以上司法解释的要求来判断其是否为公众所知悉。
在半导体领域的技术秘密纠纷中，现有信息组合是否构成新信息的认定是一个复杂而关键的问题。以下两个案例提供了对此问题深入理解的基础。
首先，
中电四十五所CMP设备案(案号：(2021) 最高法知民终2526号)中，法院认为即便技术秘密中的部分信息已经存在于公共领域，但只要该技术信息组合整体上符合法律要求，仍可以按照技术秘密予以保护。法院强调，现实生活中，几乎所有信息均有来源，不能要求作为技术秘密载体的图纸所体现的全部技术信息均为信息持有人独创。即便图纸的部分技术信息已经存在于公共领域，如果信息持有人对公开信息进行了整理、改进、加工以及组合、汇编而产生新信息，使得他人不经一定努力无法容易获得，那么该新信息同样可以成为技术秘密而受到法律保护。
其次，科美博阳诊断试剂案(案号：(2020)最高法知民终1889号)中，法院认为，技术秘密通常以图纸、工艺规程、质量标准、操作指南、实验数据的形式来体现。权利人在从其技术资料等载体中总结、概括、提炼秘密信息时，应当允许将其具有秘密性的信息结合现有技术及公知常识形成一个完整的技术方案请求保护。法院强调，在判断技术信息的“不为公众所知悉”时，不能将权利人主张的技术秘密的各个部分与整体割裂开来，简单地以部分信息被公开就认为信息整体已为公众所知悉。如果正是由于各个部分的独特排列组合，才对最终产品的品质效果产生了特殊的效果，使得权利人所主张的技术信息具备了商业价值，那么他人不经过一定的努力和付出不能直接获得，这种特殊组合是一种整体信息，不能将各个部分与整体割裂开来。
综合以上两个案例可知，当前的司法实践表明即使部分信息已经公开，只要新信息的形成经过了一定的整理、改进、加工和特殊的组合，且对他人不易获得，这种新信息依然可以被视为技术秘密并受到法律保护。因此，在技术秘密纠纷中，法院会对信息的整体性、创新性和难易获取性进行综合考量，以确定其是否构成技术秘密。所以如果涉及到多个信息的组合时，需要站在所属领域相关人员的角度来判断各组合特征之间的关联性。但是需要强调的是对于公知信息的简单叠加或组合，且没有产生额外技术效果的新信息，我们建议可以认为不具备秘密性。
在案例(2016)粤民终770号中，法院对损害赔偿数额的计算方式进行了详细阐述，包括权利人的实际损失、侵权人的侵权获利、专利许可使用费的合理倍数以及法院酌定赔偿。具体而言，法院指出，由于欧比特公司因侵权所导致的相关产品销售量减少的确切数量无法确定，但可以明确的是，矽微公司使用了欧比特公司的1553BIP核技术生产并销售了一定数量的相关产品。因此，矽微公司生产并销售的产品数量可以被视为欧比特公司因侵权而导致销售量减少的总数。欧比特公司因侵权而遭受的损失可通过将矽微公司生产并销售的产品总数乘以欧比特公司相关产品的合理利润来计算得出。
那么这将产生两个争议问题：一是以承载1553BIP核的FPGA芯片的售价还是以1553B测试设备的整体价值来计算？二是侵权恶意的考虑，是采用营业利润还是毛利润？
针对产生的两个争议问题，首先涉及到计算赔偿数额时的售价确定和利润核算方式。关于第一个问题，法院认定1553BIP核技术在生产1553B测试设备中具有不可替代的重要性，因为该技术是实现测试系统功能所必需的核心技术之一。因此，无法证实1553BIP核技术可以单独销售，而应将赔偿数额计算基于欧比特公司生产、销售的整体1553B测试设备的价值。
就第二个问题而言，法院认为，矽微公司自2009年开始侵犯欧比特公司商业秘密，将侵权产品作为其主营业务并主要依赖该产品获取收入，表现出明显的侵权恶意。基于此，法院裁定以欧比特公司的毛利润作为计算赔偿数额的基础是合理的。此外，在量化对权利人经济利益的保护时，不应仅仅局限于权利人已经损失的经济利益。权利人的商业秘密被侵害可能导致其竞争优势减损，客户资源被低价抢占，迫使其降低售价以维持交易，并可能增加其他成本。因此，以权利人的营业利润作为计算基础可能无法充分反映其实际损失，因此不公平，所以在该案中最终以毛利润作为计算损害赔偿的基础。
Patrik Hammaren | FRAND许可作为推动力量
