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导读：实践中，常出现外观设计专利申请人未经许可将他人创作的美术作品图案、他人的注册商标、他人已使用在商品上的特有的图案、装潢作为自己的产品外观设计的一部分或全部，去申请专利的情况，由此造成不同的权利相互冲突。为了防止申请外观设计专利或者获得专利权的外观设计与他人在先权利相冲突，《专利法》第23条规定了禁止权利冲突的内容。本期法信对专利权无效纠纷中对“外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突”的司法审查相关问题梳理了相关法律、案例、专家观点，供读者参阅。
法信码 | A3.I27446
被授予专利的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突
1.《中华人民共和国专利法》（2008修正）
第二十三条 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
2.《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015修正）
第十六条 专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。
1.商标申请日在专利申请日之前且提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权——白象食品股份有限公司与国家知识产权局专利复审委员会及第三人陈朝晖外观设计专利权无效行政纠纷案
本案要旨：在审理外观设计专利权授权确权行政纠纷案件中，适用专利法第二十三条第三款判断注册商标专用权是否构成合法在先权利时，只要商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。
案号：（2014）知行字第4号
审理法院：最高人民法院
案例来源：《最高人民法院公报》2016年第11期（总第241期）
2.以与在先权利冲突为由请求宣告外观设计专利权无效的，对请求人的资格不应予以限制——江苏天一昭和陶瓷有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会行政确认纠纷案
本案要旨：2010年《专利审查指南》将以在先权利为由申请宣告外观设计专利无效的请求人限制为在先权利人或利害关系人，然而，我国专利法以及《专利法实施细则》均未对无效宣告请求人的资格进行限制。在《专利审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下，应当适用法律法规的规定，不应限制无效宣告请求人资格。专利复审委员会不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下，仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。
案号：（2013）一中知行初字第40、41、42、44号
审理法院：北京市第一中级人民法院
案例来源：《人民司法（案例）》2016年第17期
1.授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突
他人在申请日以前已经取得的合法权利主要是指：商标权、著作权（主要是指美术作品）、肖像权等。由于外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，所以，外观设计容易与商标权、著作权等权利相冲突，因而，法律规定不得与这些权利相冲突。即如果有他人在先已经取得了上述合法权利，外观设计专利申请人便不得以这些商标、美术作品等作为产品的外观设计取得专利权。
（摘自《中华人民共和国专利法释义》，安建主编，法律出版社，2009年3月出版）
2.对“外观设计专利与在先取得的合法权利相冲突”的理解
“在先取得的合法权利”主要是指商标专用权和著作权，该规定的主要目的是为了解决实践中出现的外观设计专利权与商标专用权、著作权之间的权利冲突问题。“在先取得”是指该权利的产生早于外观设计的申请日或优先权日。“相冲突”是指外观设计专利的形状、图案部分或全部与他人取得权利的注册商标或享有著作权的作品相同，形成的权利冲突。
（摘自《案说专利法》，程永顺主编，知识产权出版社，2012年5月出版）
3.专利法第二十三条所称在先取得的合法权利的范围
根据专利法实施细则的规定，所谓外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。本条根据外观设计的特点，对与外观设计专利权产生冲突的在先权利的范围作出了列举式规定。这些在先权利主要包括：商标权、著作权、企业名称权、知名商品特有包装或者装潢使用权等知识产权，以及肖像权等人身权。事实上，发明专利权、实用新型专利权以及姓名权等也可能与外观设计专利权产生冲突，但由于实践中出现这种情况较少，因此本条未予一一列举。与外观设计专利权产生冲突的知识产权主要包括两种类型，一种是所谓自动产生的知识产权，例如著作权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。另一种是经国家主管机关批准授权而产生的知识产权，例如商标权、企业名称权等。这类权利冲突产生的主要原因是授权主体不同，各授权主体之间缺乏联系，而且一般不进行在先权利审查。
在实践中，外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突主要体现为与商标权和著作权相冲突，国家知识产权局在审查外观设计专利申请的过程中，已经比较注意审查在先企业名称权和肖像权，因此外观设计专利权与这些权利相冲突的问题并不突出。
所谓在先取得，是指该权利的产生之日早于外观设计专利的申请日或者优先权日。对于著作权、知名商品特有包装或者装潢使用权等自动产生的知识产权，作品创作完成之日、一般情况下该特有包装、装潢使用之日即为该权利取得之日；对于商标权、企业名称权等经批准授权而产生的知识产权，则批准授权(或者核准注册)之日即为该权利取得之日。由于我国对注册商标实行审定公告制，即在商标获得注册之前，有三个月的异议期，期满无异议或者异议不成立的，才予以注册。如果注册商标的注册日晚于外观设计专利的申请日，但该商标的审定公告日早于该注册商标的权利取得日的情况，由于在外观设计专利的申请日该商标已公告，外观设计申请人可以查阅该公告而得知已经公告的商标，而且该商标已获准注册，从诚实信用原则出发，仍应当将商标权视为在先取得的合法权利。
（摘自《新专利法司法解释精解》，曹建明主编，人民法院出版社，2002年1月出版）
