导读
《商标法》
第十五条第二款
及
第三十二条
后半段都规定了对在先使用未注册商标的保护，但二者对影响力大小的要求有所不同。
《商标法》第十五条第二款规定
主要是指商标申请人因具有某种特定关系或关联而明知他人商标存在，在他人商标已在先使用的情况下，不得抢先注册该商标。这里主要基于申请人所应负有的诚信义务方面的考虑，
适用该条款，在举证方面不需要证明在先商标的使用具有影响力
。
《商标法》第三十二条后半段
主要指因商标在先使用具有较强影响力，商标申请人对该在先商标明知或应知情况下而进行的抢先注册，
适用该条的前提是在先使用商标具有一定影响力
。
“东方美谷”商标异议案件评析
一、基本案情
异议人：
上海市奉贤区行政服务中心
被异议人：
上海艾因星球投资管理有限公司
被异议商标：
第17929919号“东方美谷”商标
被异议商标指定使用服务：
第36类“保险承保；金融服务；艺术品估价；不动产经纪；不动产出租；公寓管理；不动产管理；经纪；担保；受托管理”
（一）当事人主张
异议人主要异议理由：“东方美谷”系异议人在先使用且有一定知名度的商标，被异议人作为地域比较接近的同行企业，理应对异议人在先使用商标知晓，被异议人未经授权擅自将与该名称相同的文字作为商标申请注册，违反《商标法》第十五条、第三十二条相关规定，被异议商标不应被核准注册。
1.异议人受上海市奉贤区人民政府授权，负责“东方美谷”商标的品牌管理，属于本案利害关系人，其提异议主体适格。
2.“东方美谷”系上海市奉贤区人民政府招商办公室以美丽健康产业为核心打造的地区化妆品行业的产业联盟的名字，并经大量的宣传和使用而具有一定的知名度。
3.被异议人作为地理位置临近的化妆品企业，对异议人“东方美谷”产业联盟名称理应知晓。异议人提交主要证据：上海市奉贤区人民政府情况说明的“东方美谷”产业联盟筹备座谈会通知复印件，“东方美谷”化妆品产业服务平台项目方案打印件，被异议人工商登记信息及其销售产品网页截图，奉贤区行政服务管理办室2015年工作计划网页截屏，新浪网、解放日报、新华网等媒体或期刊对“东方美谷”的报道，异议人将“东方美谷”用于化妆品、时尚产品、电子商务、金融服务、物业管理服务、广告宣传等商品和服务上的相关证据等。
被异议人主要答辩理由：
1.被异议人在申请注册被异议商标前已进行在先权利检索，未侵犯他人权利。
2.被异议商标系被异议人独创，异议人未提交证据说明其受到损失。
（二）案件裁定
根据当事人陈述的理由及事实，经审查，
工商总局商标局认为
：在被异议商标申请日前，“东方美谷”作为上海市奉贤区倡导打造的化妆品产业联盟项目，集产业集群、研发创新、服务配套、人才聚集等功能于一体，并通过前期的筹备、招商及大量的推广与宣传工作已在当地及相关市场主体中产生了一定影响，也一定程度上促进了地方经济的发展。被异议人同处上海市，其营业场所与“东方美谷”产业联盟总部所在区域地理位置较为接近。且“东方美谷”产业联盟在总部经济基础上发展出化妆品全产业链，其筹备、运作、推广活动包含与被异议商标指定服务相同或类似的服务项目。鉴于“东方美谷”经过大规模的筹备、招商、广告宣传、商业推广等活动已具有一定的知名度，异议人作为同行业者和地域较为接近的市场主体具有较大知晓异议人“东方美谷”商标的可能性。同时，“东方美谷”并非固定搭配的常用词汇，具有一定的独创性，被异议商标文字与该名称完全相同，被异议人亦未对被异议商标的独立创作来源作出合理解释，其申请注册被异议商标属于《商标法》第十五条第二款所规定的因“其他关系”而明知他人商标存在的情形，以及《商标法》第三十二条规定的以不正当手段抢先注册“他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。被异议商标注册、使用在其指定服务上易导致相关公众混淆误认。
根据《商标法》第十五条第二款及第三十二条规定，决定被异议商标不予注册。
二、案例评析
本案被异议商标由文字“东方美谷”构成，与异议人在先产业联盟名称及大量使用的“东
方美谷”商标文字相同，双方商标的近似性不再赘述。本案焦点是引证商标在先使用及影响力的判断。
（一）关于商标在先使用的判断
本案异议人提交的证据可以证明在被异议商标申请日前，异议人已完成对“东方美谷”品牌的设计、策划等筹备工作，进行了大量的宣传和推广，并形成以美丽健康产业总部经济为核心，涵盖文化创意、旅游休闲、电子商务、体育运动、金融服务、不动产物业管理、时尚产业等多种产业的联盟。上述事实可证明异议人对“东方美谷”进行了大量的商标性使用，其使用范围亦包含与被异议商标指定相同或类似的服务领域。
（二）关于在先使用商标影响力的判断
《商标法》第十五条第二款及第三十二条后半段都规定了对在先使用未注册商标的保护，但二者对影响力大小的要求有所不同。
《商标法》第十五条第二款规定
主要是指商标申请人因具有某种特定关系或关联而明知他人商标存在，在他人商标已在先使用的情况下，不得抢先注册该商标。这里主要基于申请人所应负有的诚信义务方面的考虑，
适用该条款，在举证方面不需要证明在先商标的使用具有影响力
。
《商标法》第三十二条后半段
主要指因商标在先使用具有较强影响力，商标申请人对该在先商标明知或应知情况下而进行的抢先注册，
适用该条的前提是在先使用商标具有一定影响力
。对于商标在先使用影响力的判断，工商总局商标局和商标评审委员会编著的《商标审查及审理标准》中列举了证明商标使用“有一定影响”可以提供的证据材料。在司法程序中，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》规定了“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响”。此外，在影响力的判断上，在先商标的独创性也是重要的考量因素。
结合本案，首先，被异议人主要营业场所与异议人“东方美谷”项目主要办公地点地域较为接近，涉及行业相同。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条，商标申请人与在先使用人营业地址邻近属于《商标法》第十五条第二款中规定的“其他关系”的情形。其次，“东方美谷”属于臆造词，并非固有词语，具有一定的独创性，被异议商标文字与异议人在先使用商标“东方美谷”文字构成相同，且被异议人未对被异议商标的独立创作来源作出合理解释。同时异议人提交的相关证据可以证明在被异议商标申请日前，“东方美谷”商标已经通过在先大量使用和宣传而在当地和同行业中具有一定影响力，在相关公众的认知中，已将“东方美谷”与异议人形成稳定对应关系。异议人“东方美谷”商标符合《商标法》第三十二条规定的“已经使用具有一定影响的商标”的情形。
双方当事人是否具有特定关系、在先商标的独创性和影响力、市场的认知是合理界定在先使用商标保护范围的重要考量因素。由于个案事实不同，对在先商标使用和影响力的判断很难明确一个统一的量化标准，宜将相关证据作为一个整体、一个证据链来综合判断证明力。
同时，我国的《商标法》以注册制为基础，对未注册的商标的保护要符合相应的条件，所以在先未注册商标使用人也应增强知识产权法律意识，及时主动进行商标注册，加强对自身权利的有效保护。
