专利法第九条第一款规定同样的发明创造不得重复授权。对于外观设计专利而言,同样的发明创造包括相同和实质相同的两种情形。
专利法第二十三条第一款规定授予专利权的外观设计应当不属于现有设计,也不存在抵触申请。该条规定的立法初衷为鼓励创新,专利权应当授予最先发明人。在先发明人在涉案申请的申请日前申请、在涉案申请的申请日后才公告获得外观设计专利权,该在先申请构成涉案申请的抵触申请,根据不得重复授权原则,涉案申请不得授予专利权;如果在先发明人未在涉案申请的申请日前申请专利,也未公开其外观设计,则该外观设计既不是涉案申请的现有设计,也不是抵触申请,不能影响涉案申请获得专利权,在这种情况下,在先发明人只能拥有先用权。适用专利法第二十三条第一款时,无论是现有设计还是抵触申请的判断,也均包括外观设计相同和实质相同两种情形。
与上述立法初衷相应,适用专利法第九条第一款和专利法第二十三条第一款的规定时,均应当将涉案专利要求保护的外观设计与一项对比设计进行单独对比,不得将其与几项外观设计或者外观设计特征进行组合后进行对比,即应遵循单独对比原则。
在专利审查实践中,还有些当事人误认为单独对比仅在专利法第二十三条第一款中适用,专利法第二十三条第二款则仅适用组合对比,即以为专利法第二十三条第二款仅能使用多项现有设计组合与涉案专利进行对比,不能使用一项现有设计与涉案专利进行对比。事实上,专利法第二十三条第二款也有仅使用一项现有设计对比的情形,两者的区别在于,专利法第二十三条第一款的单独对比,仅限于判断涉案专利与一项现有设计相比是否“完全相同”或者属于专利审查指南规定的“实质相同”的情形,专利法第二十三条第二款的单独对比,则提出了更高的要求,需要综合考虑影响整体视觉效果的各种因素,判断涉案专利与一项现有设计是否具有明显区别。
值得注意的是,无论是适用专利法第九条第一款、还是适用专利法第二十三条第一、第二款,对于外观设计专利而言,单独对比原则均要求以一项对比设计与涉案专利进行对比,但并不限于一篇对比文件进行对比。对于套件产品的外观设计专利、相似外观设计专利而言,因为一项专利权里包括多项独立的外观设计,因此可以用不同的对比设计与其对应的各项外观设计分别进行对比,上述不同的对比设计也可能记载于不同的对比文件中。对于组件产品而言,其由多个构件组成,在申请外观设计专利时,既可以申请由多个构件组成的组件产品的外设计专利,也可以将多个构件分别单独申请外观设计专利,因此在组件产品的外观设计专利与相应多个构件的外观设计专利之间,也存在适用专利法第九条第一款以及专利法第二十三条第一款的情况。《专利审查指南》第四部分第五章第5.2.1节规定,涉案专利是由组装在一起使用的至少两个构件的产品的外观设计的,可以将其与构件数量相对应的明显具有组装关系的构件结合起来作为一项对比设计与涉案专利进行对比。上述组件产品的对比,虽然使用了多篇对比文件,但用于对比的仍然是一项外观设计,因此符合单一对比原则。这种情形的适用有严格的条件限制,一是要求该对比设计的构件数量与涉案专利一一对应,二是构件之间具有明显组装关系,其不同于专利法第二十三条第二款的多项外观设计组合对比,因为专利法第二十三条第二款的多项外观设计组合对比没有上述条件限制,在现有设计中有相应组合启示的情况下,可以将多项现有设计或者现有设计特征进行拼合和替换。