作者：
吴征
2025年1月13日，裁判文书网公开了一起专利无效行政纠纷的二审判决书《某专利股份有限公司与国家知识产权局、某株式会社发明专利权无效行政纠纷二审判决书》，（2022）最高法知行终870号。
最高人民法院在该案的审理中，对于双方争议的无效请求程序中，专利权人在口审当庭提出的“口头修改”文本能否被接受为合理的审查基础，展开了极为精彩的审理。最终，最高人民法院撤销了国家知识产权局的无效决定以及北京知识产权法院的一审判决，非常翔实的阐述了从保护专利权人和平衡公众利益角度，应该如何正确对待“口头修改”文本能否接受的问题。
仅从这一点来看，这是最高人民法院对外释放出来的强烈保护创新、保护专利权人合法权益的典型案例，该专利确权案件将进一步树立中国的司法裁判的确可以真正的做到合理保护创新者利益，既不夸大权利边界，也不泯灭合理利益。
本案的审判长为最高人民法院知识产权法庭副庭长郃中林。在最高人民法院开年发布的
法发[1]号文件
《关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》通知背景下，该案的判决的确可以对外界树立非常强力的保护创新、保护知识产权的积极信号。
这起案件所涉及的无效决定，是国家知识产权局在2018年月5日做出的。
涉及的是
默克专利股份有限公司
（简称“默克”）一件名为“
液晶显示器和具有垂直面取向的液晶介质
”的专利
ZL201180045589.1
，经合议组审理后认为，该专利基于授权文本的权利要求
1-28
不具备新颖性或创造性，因此宣告该专利权
全部无效
。无效请求人是
日本JNC株式会社
。当年本案代表日本JNC的代理机构是三友知识产权，代表默克的代理机构是贸促会。
双方在此后上诉到二审的焦点，主要是源于无效审理程序中，在
2018年1月24日
举行的口头审理中，专利权人当庭表示放弃
2018年1月22日
提交的权利要求修改文本，保留以
2017年10月9日
提交的权利要求修改文本为审查基础。
但是合议组却认为，专利权人
2017年10月9日
提交的权利要求修改文本超出了专利审查指南的规定，因此不予接受，并将授权文本作为审查基础。对于这一决定专利权人表示保留意见。
那么
专利权人
2017年10月9日
提交的权利要求到底做了何种修改？以下是涉及的修改内容：
“将权利要求2、5和12并入
权利要求1
中；在
权利要求8
中并入了权利要求22中有关基Ｒ2的限定；在
权利要求9
中并入权利要求23和25的特征；
删除了权利要求22
中有关“X1”的定义中的“-OR11”；在
权利要求21中增加了
权利要求2和5的特征；在
权利要求27
中的授权时的权利要求6中所述的式I化合物中引入了授权时的权利要求22的更窄范围；在
权利要求28
中增加了权利要求5的特征；并对其他权利要求的编号和引用关系作出适应性修改。并且提交了专利修改后的
权利要求6、7、24
（具体权利要求内容省略）”
双方对于审查基础文本修改、接受和争议的整个过程如下：
2017年12月1日
，日本JNC针对上述修改提交意见陈述书认为：权利要求6和7的修改是授权文本权利要求8中R2的限定范围和权利要求6中R2的限定范围的组合，
扩大了
授权文本权利要求8的保护范围；权利要求24的修改并没有缩小授权文本权利要求27的技术方案，该修改主动增加了独立权利要求，不符合《专利审查指南》中有关无效阶段修改的规定。
2017年12月7日
，国家知识产权局将日本JNC上述意见陈述书转送给默克公司。
2018年1月22日
，默克公司提交意见陈述书，并提交了修改后的权利要求书的全文替换页，其作出的修改是根据
2017年10月9日
提交的文本以及说明书记载的内容，对权利要求进行合并以及修改取代基的定义。
2018年1月24日
，国家知识产权局进行了口头审理。默克公司因国家知识产权局尚未收到2018年1月22日提交的权利要求修改文本，
故当庭放弃该文本
，保留以2017年10月9日提交的权利要求书修改文本为审查基础的意见。国家知识产权局当庭告知双方当事人，公司默克2017年10月9日提交的权利要求书不符合《专利审查指南》中对于无效阶段修改的相关规定。
默克公司当庭表示放弃2017年10月9日提交的权利要求书中的权利要求6、7、24
。对此，
国家知识产权局当庭告知不予接受，并告知本无效宣告请求案以授权公告文本作为审查基础
，双方当事人同意以该文本进行口头审理，但某专利公司表示保留意见。
2018年3月5日，国家知识产权局作出被诉决定认为：第一，本专利修改后的权利要求6、7、24（即某专利公司于2017年10月9日提交的修改文本中的权利要求6、7、24，下同）不符合《专利审查指南》对于无效阶段权利要求修改的规定，故某专利公司于2017年10月9日提交的修改文本不能被接受，本无效宣告请求审查决定的审查基础是本专利的授权公告文本。
具体理由是：修改后的权利要求6相比于授权文本的权利要求8扩大了保护范围，修改后的权利要求7引用了修改后的权利要求6，亦基于相同理由扩大了保护范围。修改后的权利要求24系基于授权文本权利要求27的修改，实际上是分别引用了修改后的权利要求4组合物以及权利要求19化合物的用途独立权利要求，增加了独立权利要求的数量，且没有缩小原授权文本权利要求27的保护范围
。第二，本专利授权文本权利要求1-28均不具备新颖性和/或创造性。据此，国家知识产权局决定：宣告本专利权全部无效。
对于这一结果，默克公司不服，因此向北京知识产权法院提出行政诉讼。
北京知识产权法院认为：本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）。默克公司于2017年10月9日提交的修改文本中，权利要求6相比授权文本的权利要求8扩大了保护范围；权利要求7引用了权利要求6，基于相同理由，也是扩大了保护范围；权利要求24实际上是分别引用了权利要求4组合物以及权利要求19化合物的用途独立权利要求，这种撰写方式增加了独立权利要求的个数，并没有缩小授权文本权利要求27的保护范围，故不符合《专利审查指南》对无效阶段权利要求修改的规定。因此，
默克
公司于2017年10月9日提交的修改文本不符合相关法律规定，不能被接受
。
2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第五十二条规定：“发明或者实用新型专利申请的说明书或者权利要求书的修改部分，除个别文字修改或者增删外，应当按照规定格式提交替换页。”而此规定的例外在于，2010年修订的专利法实施细则第五十一条第四款规定，国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。尽管上述规定位于2010年修订的专利法实施细则第三章“专利申请的审查和批准”部分，通常认为属于对实质审查授权阶段的要求
，但是考虑到无效阶段权利要求的公示性，从保护专利权人合法权益，同时保障请求人程序利益、保护社会公众信赖利益的角度出发，国务院专利行政部门对权利要求的修改应当更为严格
。本案中，默克公司主张的上述修改方式大大超出了国务院专利行政部门可以依职权修改的明显错误的范围，
故默克公司应当按照规定格式提交替换页
。
尽管依据《专利审查指南》的规定，专利权人可以在口头审理中声明缩小专利权保护范围或者放弃部分权利要求；在国家知识产权局作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。
但无论是专利权人通过声明或者修改的方式对权利要求进行限缩、删除和放弃，其均应当提交相应的修改替换页，或者能够依据已有案卷信息获得一份完整的专利文件
。其原因在于，
只有一份完整而确定的专利文件才能构成整个无效阶段的审查基础，国家知识产权局也只能在此基础上进行相应无效案件的审查，其并无权利也无义务在现有的权利要求书上进行选择并进行后续审查
。就本案而言，默克公司提交的修改文本不符合专利法第三十三条的规定，导致不符合专利法实施细则第六十九条的规定。此时，
国家知识产权局只能退回到此前可接受的文本即授权文本进行审查
，且在口头审理过程中，国家知识产权局也对此予以了明确。尽管某专利公司在口头审理过程中声明要进行删除，但在口头审理之后直至被诉决定作出前，其并未就该声明提交替换页，故国家知识产权局对此不予确认和审查并无不当。
综上，国家知识产权局以本专利授权公告文本作为审查基础，符合专利法、专利法实施细则以及《专利审查指南》中的相关规定。
对此，默克公司不服，提出上诉，理由为：
被诉决定存在程序错误
。无效宣告请求审查程序中，默克公司关于删除2017年10月9日提交的修改文本中国家知识产权局不予接受的权利要求的请求应得到准许，国家知识产权局应当以在2017年10月9日提交的修改文本基础上删除权利要求6、7、24的文本作为审查基础，作出审查决定。
具体表现在：
1. 国家知识产权局对于修改的权利要求“按套”审查缺乏法律依据。
被诉决定没有明确“按套”审查的法律依据何在；一审判决引入的专利法实施细则第五十二条适用于授权程序中的实质审查阶段，不适用于确权程序。更何况，《专利审查指南》第四部分第三章“无效宣告请求的审查”明确记载“4.6.3修改方式的限制，在审查决定作出之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。”《专利审查指南》第四部分第四章“复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定”明确记载“5.3口头审理第三阶段，……辩论终结，……在进行最后意见陈述时，……专利权人可以坚持要求驳回无效宣告请求人的无效宣告请求，也可以声明缩小专利保护范围或者放弃部分或全部权利要求。……”口头审理结束后，乃至审查决定作出前，仍可放弃权利要求，举重以明轻，口头审理过程中的放弃，更应获得准许。
2. 未提交替换页并非国家知识产权局不接受修改的原因，而是其不接受修改的结果。
国家知识产权局实践中的做法是，接受口头修改的，则要求庭后提交修改替换页；
不接受口头修改的，专利权人庭后自然没有提交替换页的机会和必要
。本案中，国家知识产权局已经当庭驳回了专利权人关于删除不被接受的权利要求的申请，且国家知识产权局
在被诉决定中并未记载系因专利权人庭后未提交替换页而不接受修改
。
3. 接受当庭作出的删除式修改声明不会损害无效宣告请求人和社会公众的利益
。删除权利要求缩小了保护范围，不影响社会公众预期，无损社会公众利益；减少了无效宣告请求人需要宣告无效的权利要求数量，且无效宣告请求人已针对未删除的修改后权利要求答辩，无损无效宣告请求人利益；也不会导致无效宣告审查程序的拖沓延长。
4. 国家知识产权局关于是否“按套”审查的实践并不一致
。经初步检索，国家知识产权局作出的第58310、57438、53894、55419、567686号无效宣告请求审查决定书都接受了专利权人关于删除不能接受的修改后权利要求的当庭声明，甚至指导专利权人删除有关不能接受的权利要求。
国家知识产权局辩称
：一审判决认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，依法应驳回上诉，维持原判。
具体理由为，被诉决定所确定的审查基础并无不当。
1. 接受关于删除不被接受的权利要求的口头请求，缺乏法律依据。
专利法实施细则第五十二条强调了文本修改要提交替换页，第六十一条要求修改的专利申请文件应当提交一式两份，故只有书面提交的权利要求书替换页才具有法律意义。基于以口头方式提出的删除部分权利要求的修改意见确定的文本不具法律意义，不能作为审查基础。专利权人有义务明确其所主张的审查基础，如接受其以口头方式提出权利要求修改请求，实质是专利权人将明确审查基础的义务转嫁给国家知识产权局。
2. 接受关于删除不被接受的权利要求的口头请求，效果欠佳
。
一是
基于权利要求引用关系的复杂性，接受该删除可能导致审查基础不明确；
二是
该删除对无效宣告请求人不公；
三是
该删除可能拖沓无效宣告程序；
四是
该删除可能架空授权程序；
五是
该删除可能影响社会公众预期。
由于二审内容说理清晰，评述翔实，本文并未作精编，以下为二审判决的原文：
本院认为：本专利优先权日（2010年9月25日）和当事人有争议的权利要求修改时间（2017年10月9日）在2008年修正的专利法施行日（2009年10月1日）和2010年修订的专利法实施细则施行日（2010年2月1日）之后，2020年修正的专利法施行日（2021年6月1日）和2023年修订的专利法实施细则施行日（2024年1月20日）之前，本案应当适用2008年修正的专利法和2010年修订的专利法实施细则。本案二审争议焦点是：被诉决定直接以授权公告的权利要求书文本作为审查基础是否正确，亦即是否应当准许某专利公司于专利权无效宣告审查口头审理程序中在其2017年10月9日提交的权利要求书修改文本基础上删除当庭未被国家知识产权局接受的权利要求6、7、24的口头请求；如被诉决定以授权公告文本作为审查基础无误，则其对有关权利要求新颖性、创造性的认定是否正确。其中，前一争议焦点为本案二审争议的前提问题，对此，本院重点分析评述如下。
专利无效宣告审查程序即专利确权程序中，国家知识产权局认定专利权人修改后的权利要求部分可以接受、部分不能接受时，专利权人可能请求删除不被接受的权利要求，而以其余权利要求为审查基础。前述“其余权利要求”或为原权利要求，或为国家知识产权局认可接受的修改后的权利要求；前者是当然的审查基础，后者经国家知识产权局接受后也可成为审查基础，故“其余权利要求”可以作为审查基础在实体上并不存在争议。
本案争议的主要问题在于
，专利权人在无效宣告审查口头审理程序中以口头方式提出删除不被国家知识产权局接受的权利要求的请求，在程序上是否应予准许。对此，可以从权利要求删除式修改限制的制度考量、有关程序性规定的理解与适用、接受无效宣告审查口头审理程序中口头删除式修改的效果考量等层面分析。
根据专利法第一条之规定，专利法的立法目的在于“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”。其中，保护专利权人合法权益既是专利法的直接目标和首要价值，也是实现鼓励发明创造、推动发明创造应用、提高创新能力等间接目标和深层价值，进而实现促进科学技术进步和经济社会发展这一最终目标和根本价值的基础。
对于具体专利法律制度的解读，以及具体法律适用中对于各种利益的平衡，始终应当在上述立法目的语境下进行
。是否真正有利于保护专利权人的合法权益是检验制度解读是否正确的首要考量，是否会不合理地损及专利权人的合法权益是个案利益平衡不可突破的基本要求，对于权利要求修改制度的理解亦不例外。
顾名思义，
专利确权程序中的权利要求修改制度首要意义在于允许修改
。其通过允许修改，避免具有技术贡献的发明创造仅因权利要求撰写不当而得不到保护，从而实现保护专利权人合法权益和实质激励创新的制度目标。当然，专利确权程序中的权利要求修改制度也应当包含对于修改方式、修改时机等的限制性要求，但对修改的限制并非权利要求修改制度的主要考量，而仅系在允许修改的基础上的利益平衡手段，
限制的目的在于避免公众信赖利益的严重减损和行政审查效率的过度拖沓
。正因如此，对权利要求的修改限制须确有必要，在法律和行政法规明确规定的限制之外，另行增加限制尤需谨慎，
尤其是本不存在公众信赖利益或者行政审查效率减损之可能，亦即本就不存在需予平衡之利益得失时，则限制本身即非必要
；
对权利要求的修改限制亦须有限度，限制的幅度不应超越利益平衡的合理需要，专利权人因限制而遭受的利益减损与公众信赖利益、行政审查效率因限制而得到的提升不应不成比例，尤其是当限制使得专利权人实质上难以修改权利要求，而因限制带来的公众利益和行政效率提升又较为微茫，则限制可能超过了必要限度
。无论是在缺乏必要性时对权利要求的修改予以限制，还是对权利要求的修改限制超过必要限度，都可能使作为利益平衡工具的限制突破前述不得不合理地损及专利权人合法权益的基本要求。
《专利审查指南》明确例举的确权程序中可获准许的权利要求修改方式中，
删除式修改较为特殊
。删除权利要求或者技术方案意味着对原授予权利的放弃和对技术方案归于公有领域的确认，公众利益将因之而增益；删除权利要求或者技术方案也往往意味着确权程序审查对象数量的减少，行政效率亦将因之得以提升。故一般而言，
对权利要求的删除式修改本身不存在需要特别予以平衡之利益得失，对之加以限制亦非必要
。如对删除式修改予以限制，
一则
减损了专利权人修改权利要求的现实程序利益和基于权利要求修改维持专利权的可期待实体利益；
二则
减损了公众利益确定的增益可能；
三则
对行政效率的提升并无帮助，至少并无明显助益。故对于权利要求的删除式修改而言，原则上不应予以限制；如确有必要予以限制，亦需审慎为之，既要反复斟酌限制的必要性是否充分，亦要精细衡量限制的程度是否得当。
关于删除式修改的程序性限制的规定主要出现在专利法实施细则和《专利审查指南》，包括对修改提出方式的限制和对修改提出时机的限制。
1. 对删除式修改提出方式的限制——是否只有提交替换页的修改意见才具有法律意义
专利法实施细则对专利文件修改的提出方式作出了概括性规定。该细则第五十二条规定，“发明或者实用新型专利申请的说明书或者权利要求书的修改部分，除个别文字修改或者增删外，
应当
按照规定格式提交替换页。外观设计专利申请的图片或者照片的修改，应当按照规定提交替换页。”第六十一条第二款规定，“修改的专利申请文件应当提交一式两份。”
国家知识产权局据此在本案中认为，只有提交替换页的修改意见才具有法律意义，接受关于删除不被接受的权利要求的口头请求，缺乏法律依据。
本院认为，专利法实施细则的上述规定系针对专利授权程序，但无论授权程序还是确权程序，明确审查基础都是推进审查不言而喻的前提条件，
故在确权程序中亦应遵循有关提交替换页的要求
。但值得注意的是，上述规定隐含了关于修改意见和替换页的区分。一般而言，修改意见是对修改方式和修改内容的说明，用以澄清替换页和作为修改对象文本的区别所在和修改方式等；而替换页则是确认修改内容的结果，即修改的结果。二者互为表里，侧重不同，故通过提交替换页的“书面明确”并非明确审查基础的唯一方式，基于对修改意见理解一致的“观念明确”同样可以及时明确审查基础，有效推进审查。因此，“应当按照规定提交替换页”并不意味着未附替换页的修改意见当然不具有法律意义，也不意味着替换页必须与修改意见一并提交。原则上，只要在正常程序中向国家知识产权局作出明确的修改意思表示，无论是单独口头提出或者书面提交修改意见并单独提交替换页，还是一并提交修改意见和替换页，只要该意思表示清晰、具体并在规定期限内到达国家知识产权局即可构成具有法律意义的修改。当然，在单独提交修改意见的情况下，依法专利权人还应当及时补交替换页，除非国家知识产权局已经明确拒绝接受该修改意见。
删除式修改是在已有的作为修改对象的权利要求书文本的基础上作出，专利权人、无效宣告请求人和国家知识产权局审查合议组一般很容易形成对审查基础的清晰、一致的认识，因此删除式修改一般而言是最为简单的修改方式，审查的有效推进通常不会受到缺少替换页的影响。审查实践中，允许先行书面提交或者在口头审理程序中口头提出删除权利要求的修改意见，基于该删除式修改后的权利要求书推进审理，同时责令专利权人及时补交替换页的情形并不鲜见。与诉讼程序中当事人可以根据不同阶段的彼此诉辩主张和举证适时调整诉讼策略甚至放弃部分实体或者程序权利一样，专利无效宣告审查程序中随着审查环节的推进，专利权人也可以适时调整限缩其请求保护的范围以尽可能维持专利权有效。这既符合审查规律，也有利于公平合理地保护有价值的发明创造。在并不实质影响审查推进，且审查实践中又有以专利权人在口头审理程序中当庭口头声明删除部分权利要求后的文本为审查基础的情况下，不宜仅以未提前或者当庭书面提交权利要求书替换页为由，不接受其删除式修改。事实上，
如果已经能够形成审查基础的“观念明确”，还机械要求先交替换页而后推进审查，反而可能造成程序拖沓延宕；甚或仅因未提交替换页，不予补交机会，即径行视为未提出修改，更不利于对专利权人的公平合理保护
。
《专利审查指南》既是对专利权人、无效宣告请求人参与专利审查的指引，亦是对国家知识产权局履行专利审查职责的约束。《专利审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”的第三章“无效宣告请求的审查”“4.6.3修改方式的限制”规定，“在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。
仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：
（1）针对无效宣告请求书。（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。”可见，区别于其他修改方式，删除式修改既无需是所谓的“回应性修改”，也无明确的答复期限限制。专利权人可以在审查决定作出之前的非明显不合理时间内针对任一权利要求或者技术方案提出删除式修改意见。
口头审理程序中提出的删除式修改并不违反上述时机要求。《专利审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”第四章“复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定”“5.3口头审理第三阶段”中关于“在双方当事人的辩论意见表达完毕后，合议组组长宣布辩论终结，由双方当事人作最后意见陈述。在进行最后意见陈述时，……专利权人……可以声明缩小专利保护范围或者放弃部分权利要求”之规定，亦可为印证。
总体上，
对于删除式修改的程序性要求，较其他修改方式而言应相对宽松
：其提出方式既可以是书面提交修改意见，也可以是口头审理程序中的口头声明；删除式修改后的完整权利要求书文本既可以随修改意见一并提交替换页，也可以先提交修改意见再补交替换页，还可以先提交替换页再视情说明修改意见；其提出时机可以迟至审查决定作出之前的非明显不合理时间内。同时，
鉴于删除式修改并不会导致“修改超范围”问题
，即删除式修改既不会导致修改后的文本超过原专利文件记载的范围，也不会导致扩大原专利权利要求的保护范围；又鉴于对删除式修改本就不存在所谓的“回应性修改”之限，其删除对象不限于与无效宣告请求和理由相关内容，
故一般而言，只要删除式修改符合前述程序性要求，其一经提出即可接受
。
