标准必要专利的禁令救济比较分析（上）

当前，5G无线通信网络正在全球范围内快速部署。第五代无线通信标准标志着一项重要的飞跃，这是一项非凡的成就，它融合了最先进的技术，并在包含传输量、传输速率、传输时延和传输灵活性等在内的各方面网络性能上实现了极大改进[1]。现今，几乎没有任何行业不曾受到5G无处不在的连接性以及所谓的物联网（IoT）的影响。5G和物联网将成为未来创新发明的基础，更将进一步激励市场竞争与经济成长。

5G的巨大技术进步，如同早期的2G、3G和4G标准一般，在很大程度上得益于私有企业在各标准发展组织（SDOs）发展标准的过程中对研发并贡献标准的创新技术解决方案所投注的大量资源与努力。标准发展组织通过确保发明者的努力能够获得充足的报酬，来吸引发明者贡献其所有的、发展某项顶尖标准所需的创新发明。因此，标准发展组织提供了一个让技术贡献者得以按照公平、合理且无歧视（FRAND）原则对其标准必要专利（SEP）进行许可的环境[2]，使技术贡献者能借此获得其研发投入的回报。FRAND授权的存在具有双重目的，其一是对发明者的贡献进行公平且充分的补偿，其二是确保所有标准及标准必要专利都能够透过FRAND许可的方式而取得[3]。因此，强大、安全且可靠的专利权保护于标准协作系统中扮演着至关重要的角色。

与标准必要专利权的执行相关的一个特殊问题在于，当双边谈判未能达成对FRAND许可协议的共识时，标准必要专利权人在何种条件之下可以针对专利实施者的侵权行为，向法院寻求并获得禁令救济[4]。在本文中，我们概述了欧盟、美国以及中国这三个主要司法管辖区针对此一核心专利权执行层面的态度。此外，本文也从政策的角度出发，就针对标准必要专利的禁令救济存在与否，以及该禁令的执行与否对更广泛的标准化协作生态系统所产生的影响进行讨论。

（一）欧盟法院对华为诉中兴案的判决

在欧盟，欧盟法院（CourtofJusticeoftheEuropeanUnion,CJEU）于2015年在其具有里程碑意义的华为诉中兴案（下称“华为案”）裁决中，重申了标准必要专利持有人拥有针对不愿按照FRAND条款达成许可协议的专利实施者寻求并执行禁令的权利[5]。在华为案中，欧盟法院为标准必要专利持有人提供了免除反垄断竞争责任的安全港，即当标准必要专利持有人（1）已经适当地通知专利实施者其行为构成对标准必要专利的侵权行为，并且（2）提供了专利实施者符合FRAND原则的许可协议时，则得以免除反垄断竞争责任。欧盟法院于此裁决中同时阐明了在何种条件之下，针对承诺遵守FRAND原则进行许可的标准必要专利寻求禁令救济可能构成对《欧洲联盟运作条约》（TreatyontheFunctioningoftheEuropeanUnion,TFEU）第102条“滥用市场支配地位”的违反[6]。

法院首先指出，尽管合法行使知识产权本身并不构成对上述条约第102条的违反，但在某些特殊情况下仍有可能违反该条文[7]。在华为案中，法院认为，标准必要专利持有人的行为可能违反第102条的特殊情况包含：（1）所争执的标准必要专利在技术上对于实施该项通信标准是必不可少的，并且（2）标准必要专利持有人就该项专利对标准发展组织提交了FRAND承诺8。法院认为，尽管标准必要专利持有人享有禁令救济的权利，但由于此类专利具备“标准必要性”的特性，允许禁令救济可能赋予标准必要专利持有人排除其他竞争制造商制造该项标准产品的权利，从而将制造该项产品的权利仅保留给自己[9]。欧盟法院认为，标准必要专利的标准必要性和FRAND承诺为第三方实施者创造了一个合理的期待，即任何第三方实施者均可以按照FRAND条款获得标准必要专利的许可[10]。因此，在某些情况下，标准必要专利有者通过寻求和执行禁令的方式来拒绝授予此类许可，可能会违反《欧洲联盟运作条约》第102条的规定[11]。

更具体地说，法院裁定，标准必要专利持有人必须是已经通知过专利实施者其行为构成对特定标准必要专利的侵权行为后，才可以寻求禁令救济，也才不会违反《欧洲联盟运作条约》第102条的规定[12]。此处提到的给侵权人的通知中，必须指明被侵害的是哪一些特定的专利权，以及侵权人侵害其权利的具体方式[13]。接下来，被指控的侵权人应立即对此通知作出回应，并明确指出其是否愿意根据FRAND条款与专利权人缔结许可协议[14]。如果被指控的侵权人表示愿意按照FRAND条款缔结许可协议，则标准必要专利持有人应以书面形式提交包含所有许可协议必要条款且符合专利权人FRAND承诺的FRAND许可协议提案[15]。此时，如果被指控的侵权人发现该协议提案的条款并不符合FRAND原则，则应以书面形式向专利权人提交符合FRAND原则的还价条款，同时并应开立担保帐户、存入适当数额的担保金为过去的侵权行为提供担保[16]。于此，法院强调了既有商业惯例与整个流程的相关性，并强调被指控的侵权人是否使用拖延战术，将代表其在谈判中所展现的诚意17。总结来说，法院认为，当标准必要专利有者（1）已适当通知标准实施者其对标准必要专利的侵权行为，并且（2）向其提交了FRAND报价，则不能认定标准必要专利持有人违反了《欧洲联盟运作条约》第102条而需要承担反垄断竞争责任[18]。

简要总结上述上文：华为案中，法院确认了在何种情况下寻求禁令救济将违反《欧洲联盟运作条约》第102条的规定。如果标准必要专利持有人未在诉讼程序开始之前适当通知专利实施者其侵权行为,即属于违反第102条的情况；反之，如果标准必要专利持有人在提起禁令救济之前，已经适当通知专利实施者其侵权行为并提交符合FRAND原则的许可协议提案，则不违法。当谈判双方对于什么样的条件符合FRAND原则的意见不一致时，侵权人应采取的措施包括提出FRAND反要约以及提供适当的担保。在处理关于关于什么样的条件符合FRAND原则的分歧上，法院采取相当谨慎的态度，并未直接就对标准必要专利持有人课以反垄断竞争法责任，而是将重点放在当事方在谈判过程中是否本于诚信原则按照既有的商业惯例行事。

（二）德国法院对“华为框架”的引用

在欧盟范围内，由于各种原因，德国已经成为在裁决专利纠纷案件方面拥有最丰富经验的管辖区。同样地，绝大多数与FRAND的相关的争议案件，在欧盟范围内都是在德国的法院提起诉讼并裁决的，特别是在杜塞尔多夫、曼海姆以及慕尼黑的地方法院起诉的案件最为集中。首先，应该提到的是，德国专利侵权法院将“华为框架”视为一系列具体而连续的步骤[19]，而每个步骤的完成都会触发下一个步骤的义务[20]。因此，德国法院将依次评估：（1）侵权人是否已得到适当通知；（2）侵权人是否及时表示愿意按照FRAND条款取得该项被侵权标准必要专利的许可；（3）标准必要专利持有人是否按照FRAND条款提出了适当的书面许可要约；（4）侵权人是否提交了FRAND反要约并提付适当金额的保证金。对于未能遵循这些“步骤”的后果，对标准必要专利持有人而言，即是确定其寻求禁令救济的做法违反《欧洲联盟运作条约》第102条；而对标准必要专利实施人而言，则是标准必要专利持有人针对其所寻求的禁令救济被准许执行[21]。判断当事方是否遵循上述步骤的时间节点在口头听证结束之时，也就是说，当事方最迟在口头审理程序结束之前仍可以设法完成自己在各个步骤中所应遵守的义务[22]。更具体地说，德国法院反复强调，欧盟法院在华为案中是从许可人和被许可人都是出于自愿的假设角度出发，尤其是被许可人被推定为愿意本于诚信原则进行协商，避免拖延战术，并能够尽早按照FRAND条款取得许可的善意被许可人[23]。有鉴于此，德国法院一贯认为，标准必要专利持有人应将其对标准必要专利的侵权行为适当地通知标准实施人。标准必要专利持有人应提供有关潜在被许可人侵权行为侵害了哪些特定权利、潜在被许可人的哪些产品（侵权部份）侵害了这些特定权利以及它们以何种形式侵权的具体信息[24]。尽管并非遵守华为框架的强制步骤，标准必要专利持有人仍然可以在该项标准的相关技术规格中明确指出其涵盖了哪些属于他的标准必要专利，并且还可以按照行业惯例提供权利要求对照表[25]。

标准必要专利持有人所发出的通知的详细程度，会对被许可人的行为要求产生影响。当通知内容越详细时，被许可人就会被要求越迅速地回应并表明其愿意按照FRAND条款取得许可[26]。德国法院一再强调，被许可人有义务迅速且及时地对侵权通知作出回应，以显示其取得FRAND许可的意愿[27]。在这个阶段，被许可人仅被要求需要明确地表示其取得（或不取得）许可的意愿，而不需要进行如同正式进入谈判阶段那样详细的讨论[28]。通知的回复必须及时，原则上最迟不得迟于收到通知的两个月后[29]。德国法院曾经在判决中裁定，在收到通知后的三个月、五个月或更长时间后才作出答复为时已晚，可据此认定侵权人不愿意取得许可[30]。

接下来，标准必要专利持有人应根据FRAND条款，向专利实施人提交包括特定的许可费率及其计算方式在内的正式书面许可要约[31]。在这个要约中，标准必要专利持有人不被要求必须提供特别复杂的数学计算方式[32]。如果许可人已经有了成形的许可计划，则按照该计划提供许可条款便可以很好地表明其遵守FRAND许可原则[33]。此外，标准必要专利持有人也可以提供其与处于类似情况的其他第三方所达成的协议的相关信息[34]。在内涵方面，德国法院将FRAND原则下的“公平合理”解释为“标准必要专利持有人有义务提供符合《欧洲联盟运作条约》第102（a）条规定的非剥削性许可条款”[35]。德国法院特别关注FRAND原则下的“非歧视”要求。德国法院认为，在类似市场环境中的被许可人可以合理期待将会收到类似条款的要约[36]。但是，这并不意味着标准必要专利持有人有义务向每个被许可人提供一模一样的条款，也不代表标准必要专利持有人必须承担类似于最惠国待遇（MostFavoured-Nation,MFN）的义务[37]。相反地，从原则上讲，许可人在提供给被许可人的条款上有一定的裁量空间，包括可能有一定程度的区别对待[38]。这些区别对待是否会违反华为框架下的义务则取决于各种因素，例如区别对待的程度，最重要的是此一区别对待是否客观上存在正当理由[39]。关于这一点的另一个相关判断方式则是观察此一区别对待是否符合《欧洲联盟运作条约》第102（c）条所指的妨碍市场竞争的歧视性行为[40]。

过去，使杜塞尔多夫地区法院和曼海姆地区法院意见分歧的一个重要问题是，标准必要专利持有人未能提供法院认定为FRAND的条款的行为，是否意味着标准必要专利持有人将被视为违反《欧洲联盟运作条约》第102条而必须承担相关责任[41]。此项争议的实际重要性在于，当标准必要专利持有人所提出的要约不符合FRAND原则时，这是否足以解除侵权人本身提交FRAND还价条款的义务，而使其得以逃避禁令救济。杜塞尔多夫以及卡尔斯鲁厄地区高等法院已解决了这一问题，裁定即使在侵权人没有提交FRAND还价条款的情况下，标准必要专利持有人的非FRAND许可要约本身也足以认定违反其《欧洲联盟运作条约》第102条[42]。然而，此一观点与欧盟法院的裁决形成了鲜明对比。欧盟法院的裁决，正如上段所述，认为只有当标准必要专利持有人未对侵权人进行适当通知才能被视为具有反竞争性，并且不能对标准必要专利持有人未能提供FRAND条款的行为自动附加反垄断竞争法责任。此一观点与英国法院在脱欧之前对华为框架的看法也不尽相同。

（三）英国法院对“华为框架”的引用（脱欧前）

在脱欧之前的英国，华为案之后最受到瞩目的案件是由英国高等法院审理、由Birss法官所裁决[43]、于上诉法院中维持原判的44极具开创性的无线星球诉华为案。Birss法官在其判决中指出，标准必要专利持有人提交给标准发展组织的FRAND承诺具有合同性质，可以由第三方受益人执行而作为对专利侵权诉讼的抗辩[45]。然而，Birss法官强调，FRAND承诺所涵盖的诚信义务对推定的许可人和被许可人均有其拘束力[46]。特别地，标准实施者只有在本身遵守FRAND原则而作为时，才可以从合同法抗辩中受益而代表标准必要专利持有人寻求禁令救济[47]。

关于FRAND的实质内容，Birss法官指出，在任何特定的情况下，只有一套真正符合FRAND原则的条款和条件[48]。尽管如此，一个许可报价必须远高于FRAND才可能引发第《欧洲联盟运作条约》102（a）条所规定的反垄断竞争责任[49]。此外，Birss法官认为，FRAND的无歧视性并不意味着标准必要专利持有人有义务向每一个潜在被许可人提供一模一样的许可条款。在这个前提之下，Birss法官区分了“一般性的无歧视义务”以及“严格无歧视义务”。前者是指对个别被许可人的报价超过了已经确定的“基准许可费率”，而后者则是指标准必要专利持有人具有相当于最惠国待遇（Most-Favoured-Nation,MFN）的义务，即标准必要专利持有人若是授予某一个被许可人最优惠条件，则其向所有其他被许可人也必须授与相同的条件[50]，而Birss法官否定了“严格无歧视义务”的适用[51]。关于FRAND许可涵盖哪些地域范围才适当的问题，Birss法官指出，由于现今该行业的绝大部分的标准必要专利许可是采用整个专利组合的全球范围许可，因此，以全球为范围的许可报价可以被认为符合FRAND原则[52]。

此外，Birss法官在判决中详细讨论了华为框架，并得出了被告无法证明原告违反第102条滥用支配地位的行为的结论，并且发出了禁令。更具体地说，Birss法官认为，欧盟法院在华为案判决中并没有制定一个包含强制性步骤的严格的框架来要求当事方依次履行各个步骤[53]。相反地，Birss法官指出，欧盟法院强调的是谈判双方通过善意协商谈判达成FRAND协议的意愿[54]。因此，即使标准必要专利持有人所提出的许可要约不符合FRAND原则，这个行为本身也不会自动违反《欧洲联盟运作条约》第102条[55]。反之，欧盟法院澄清了在（1）标准必要专利持有人已经适当地通知被指控侵权人其侵权行为，以及（2）标准必要专利持有人提出了FRAND许可要约的情况下，寻求禁令救济将不会构成滥用[56]。尽管标准必要专利持有人未能在侵权诉讼之前适当地通知被指控侵权人其侵权行为构成违反《欧洲联盟运作条约》第102条的滥用行为，但这对于许可要约而言却不尽然。即使该项要约并不完全符合FRAND原则，但实际上，仅有在该要约如此不合理以至于将严重破坏许可谈判的进行的情况下，标准必要专利持有人才需要承担责任[57]。

在其后的上诉程序中，上诉法院维持了该判决。上方可以达成各种各样的条款，而这些条款都可能符合FRAND原则[59]。在上诉审判中的一个主要争执点在于，无线星球所提出的全球范围包含整个专利组合的许可报价是否为FRAND。在这个问题上，上诉法院认为其是符合FRAND原则的。特别地，法院强调了如果限制只有针对单一国家/地区的许可可以被认为符合FRAND原则，则可能在侵权人端产生反向专利挟持的问题[60]。并且，如果支持单一国家/地区的许可才是符合FRAND原则的许可的观点，将导致专利权人在获得损害赔偿或取得禁令之前必须承担在多个国家间分别提起专利诉讼的高昂费用，如此做法是不合理的[61]。更有甚者，法院认为，在某些情况下，只有全球范围的许可才能被视为FRAND[62]。

重要的是，上诉法院维持了Birss法官对欧盟法院于华为案中裁决的分析。法院重申，在华为案中，欧盟法院为满足某些条件的标准必要专利持有人提供了《欧洲联盟运作条约》第102条反垄断竞争责任的免责条款[63]。法院认为，欧盟法院并没有制定任何强制性的义务[64]。标准必要专利持有人只有在未能于提起诉讼之前适当通知侵权人侵权行为的情况下，才会自动被视为违反《欧洲联盟运作条约》第102条[65]。对于FRAND要约的要求，只是用来决定标准必要专利持有人者是否可以受益于华为案所提供的免责安全港，而不是用来判断当事方是否承担反垄断竞争责任。是否承担反垄断竞争责任则需要根据具体情况，特别是谈判过程中各方的行为来进行评估[66]。

参考文献：

1 The 5G Infrastructure Public Private Partnership, ‘5G Network Support of Vertical Industries in the 5G Public-Private Partnership Ecosystem’ (2020)

uploads/2020/03/5PPP_VTF_brochure_v2.1.pdf> 最后访问日期：2020年3月31日；

The 5G Infrastructure Public Private Partnership, ‘5G Innovations for new Business Opportunities’ (2017)

最后访问日期：2020年3月31日。

2 标准必要专利（SEP）即是指符合某项标准中技术规范的专利，而在不使用这些必不可少的标准必要专利的情况下实施该项标准在技术上是不可能的。

3详见：Articles 3.1 and 3.2 IPR Policy of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 最后访问日期：2020年4月29日。

4关于FRAND许可协议双边谈判，详见：Luis Herranz and Claudia Tapia, ‘Good and Bad Practices in FRAND Licence Negotiation,’ in Gerold Zeiler and Alexander Zojer (eds.), Resolving IP Disputes: A Selection of Contemporary Issues (NWV Verlag, 2018)；有关通信相关标准必要专利的价值，详见：David E. Cooper, ‘Evaluating Standards Essential Patents in Mobile Cellular’ (2019) 54(4) les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society 274。

5 Case C?170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. [2015] ECLI:EU:C:2015:477。

6 同上注，段71。

7 同上注，段47。

8 同上注，段49-51。

9 同上注，段52。

10 同上注，段53。

11 同上注。

12 同上注，段60。

13 同上注，段61。

14 同上注，段63。

15 同上注。

16 同上注，段66-67。

17 同上注，段65。

18 同上注，段71。

19 Sisvel v. Haier, Higher Regional Court of Dusseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) Case No. I-15 U 66/15 (30 March 2017) paras 269-270。

20 同上注。另见：Saint Lawrence v. Vodafone, Dusseldorf District Court (Landgericht Düsseldorf), Case No. 4a O 73/14 (31 March 2016) para 246。

21 Philips v. Wiko, Karlsruhe Higher Regional Court (Oberlandesgericht Karlsruhe), Case No. 6 U 183/16 (30 October 2019) para 107。

22 Pioneer v. Acer, Karlsruhe Higher Regional Court (Oberlandesgericht Karlsruhe), Case No. 6 U 55/16 (31 May 2016) para 30。

23 同上注21，Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf (n.21) para 217。

24 同上注20，Sisvel v. Haier (n.20) para 234。

25 同上注22，Philips v. Wiko (n.22) para 112。

26 同上注20，Sisvel v. Haier (n.20) para 247。

27 Saint Lawrence v. Vodafone, Higher District Court of Dusseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf), Case No. I-15 U 36/16 (9 May 2016) para 39。

28 同上注20，Sisvel v. Haier (n.20) para 248。

29 同上注22，Philips v. Wiko (n.22) para 115。

30 同上注28，Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf (n.28) para 45；同上注20，Sisvel v. Haier (n.20) para 248。

31 同上注20，Sisvel v. Haier (n.20) para 273。

32 同上注21，Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf (n.21) para 320。

33 同上注22，Philips v. Wiko (n.22) para 134。

34 同上注。

35 Fraunhofer-Gesellschaft (MPEG-LA) v. ZTE, Dusseldorf District Court (Landgericht Düsseldorf), Case No. 4a O 15/15 (9 November 2018) para 391。

36 同上注20，Sisvel v. Haier (n.20) para 279。

37 同上注。

38 同上注。

39 同上注，段281。

40 同上注。

41 Pioneer v. Acer, Mannheim District Court (Landgericht Mannheim), Case No. 7 O 96/14 (8 January 2016); NTT DoCoMo v. HTC, Mannheim District Court (Landgericht Mannheim), Case No. 7 O 66/15

(29 January 2016)。

42 同上注20，Sisvel v. Haier (n.20) para 269 et seq.; 同上注，Pioneer v. Acer (n.42) paras 34 et seq.。

43 Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat)。

44 Unwired Planet v. Huawei [2018] EWCA Civ 2344。

45 同上注44，Unwired Planet v. Huawei (n. ) [2017] para 146。

46 同上注，段160。

47 同上注。

48 同上注，段148。

49 同上注，段153。

50 同上注，段177。

51 同上注，段501。

52 同上注，段543。

53 同上注，段741。

54 同上注，段738。

55 同上注。

56 同上注，段739。

57 同上注，段765。

58 同上注45，Unwired Planet v. Huawei (n.45) [2018] paras 27 and 121。

59 同上注，段121。

60 同上注，段55, 88, 111。

61 同上注，段55, 111。

62 同上注，段56。

63 同上注，段270。

64 同上注，段269。

65 同上注，段271。

66 同上注。

（本文分为上、下两期刊登。下一期将涉及“美国法下的标准必要专利禁令救济”和“中国法下的标准必要专利禁令救济”等内容。）

第二十四期:“闯关”科创板——IPO知产狙击的企业应对策略

第二十三期:"颜值"经济下的外观设计与知识产权保护

第二十二期：MCN机构的机遇与知识产权法律风险