京法巡回讲堂｜这些专利权判断中的问题，你get了吗？

有。实用新型专利创造性标准要求应当低于发明专利，主要体现在现有技术的领域及现有技术的数量两个方面。

其一，关于现有技术的领域。对于发明，在判断现有技术是否存在技术启示时，该现有技术的技术领域不仅可以是发明所属的技术领域，也可以是其相近或者相关的技术领域，甚至是该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。

对于实用新型，一般着重于考虑该实用新型所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

其二，关于现有技术的数量。对于发明而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性；而对于实用新型而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性。但是对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

不是。创造性判断的核心是看技术方案本身有无实质性特点，技术效果通常不是创造性评价的单独考量因素。但若某一发明相对于现有技术取得了预料不到的技术效果，则通常可以认定其技术方案具有突出的实质性特点，进而确定该发明具备创造性。

没有。确定最接近的现有技术是判断诉争专利是否具有实质性特点的基础。

最接近的现有技术通常是指现有技术中与诉争专利要求保护的技术方案最为相关的一项现有技术。确定最接近的现有技术，应当以本领域的技术人员为判断主体，结合诉争专利的发明主题、所要解决的技术问题、采用的技术手段、所要达到的技术效果或实现的技术功能等综合判断。

一般以公开了诉争专利的技术特征最多的现有技术为最接近的现有技术，但是这里的“最多”是一个相对的概念，取决于审查员或者无效宣告请求人的检索能力和选择标准。

诉争专利请求保护的技术方案应当以其权利要求中记载的内容为准，未被记载在权利要求中的技术特征不能作为比对的基础，也不能构成区别技术特征。

理由在于，如果允许专利权人将未被明确记载于权利要求中的技术特征直接引入诉争专利的技术方案，将导致该专利在授权确权程序中因权利要求的保护范围变小而比较容易获得授权。

而在侵犯专利权程序中，专利权人可主张以该专利权利要求记载的内容确定其保护范围，而使得专利权人获得相较于授权确权阶段更大的保护范围，从而获得不当的利益。

判断区别技术特征是否为对比文件所公开，即在于判断该区别技术特征在对比文件中所起的作用与其在诉争专利中所起的作用是否相同。

其中，区别技术特征在对比文件中所起的作用既不应当以对比文件“客观记载”的作用为限，也不应当被扩展至该技术特征客观上具备的所有作用，而应当以本领域的技术人员可以直接地且毫无疑义地确定的该技术特征在对比文件中所客观、实际发挥的作用为准。

如果将区别技术特征在对比文件中所起的作用局限于对比文件“客观记载”的作用，则将与以本领域的技术人员为创造性判断主体的基本规则相违背。

如果将其扩展至该区别技术特征客观上具备的所有作用，则将割裂该技术特征在整体技术方案中相互配合、协同的关系，从而容易导致将该技术特征作为孤立的存在予以对待，并产生“事后诸葛亮”的问题。

投稿邮箱：

[email protected]