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浅谈《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》中的“援引加入”

思博知识产权网  · 公众号  · 知识产权  · 2020-12-01 17:30

正文

近日,国知局发布了关于就《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》公开征求意见的通知。


由于新的《专利法》进行了部分修改,所以肯定是需要对《 专利法实施细则 》进行相应调整的。《专利法》修改中涉及到的专利期限补偿、局部外观设计以及专利实施的特别许可等在上述 《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》 均有更为具体的体现。另外,笔者在研读完上述文件后,发现了一个在《专利法》修改中并未突出体现的内容,更具体而言,也就是与优先权相关的“援引加入”规定。


首先,我们来看一下PCT中“援引加入”的概念。


根据《专利合作条约》的相关规定,申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分,而保留原国际申请日。其中的 项目或部分 是指说明书、权利要求或附图,且适用的条件包括:1、在先申请中应包含这些遗漏的项目或部分;2、申请人在递交国际申请的请求书中应包含关于援引加入的说明;3、申请人应当在规定的期限内及时确认援引加入的项目或部分。


换言之,申请人在提交PCT申请之后发现遗漏了例如说明书、权利要求或附图,如果申请人在规定期限内(PCT申请日起两个月内或受理局发出改正通知的发文日起两个月内)提交相应文件,就可以保留该PCT申请日,而不必重新确定申请日。当然,并不是所有的 PCT 申请都能够申请援引加入,只有那些在提交 PCT 申请时要求了在先申请优先权的才能申请援引加入,并且申请人所遗漏的某一项目或部分包含在在先申请中。


再换言之,在PCT申请阶段,由于申请人的失误,即使在正常优先权期限内忘记提交例如权利要求,依然可以在优先权期限之后以援引加入的方式进行补救,且优先权日和申请日都不受影响。


虽然从1994年1月1日起,中国便成为了PCT成员国,且我国《专利法 及《专利法实施细则》也就PCT的相关规定进行过适应性修改,但此前我国对PCT“援引加入”的相关规定作出了保留,或者说,并不予认可,所以说国内代理师可能对这一规定不太熟悉。另外,基于我国现行专利法的相关规定,包括笔者在内也会认为,超优先权期限未提交权利要求这种操作失误,当然得由申请人自己买单。


但是,在此次 《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》 中包括:


新增第一百一十条之一


国际申请要求了优先权,且国际申请日在优先权期限届满之后 2个月内的,在国际阶段申请人未请求恢复优先权的,或者提出了恢复请求但受理局未批准的,申请人可以自进入日起2个月内请求恢复优先权。在国际阶段受理局已批准恢复的优先权,视为已经满足了本细则新增三十一条之一的要求。


优先权要求在国际阶段视为未提出并经国际局公布该信息的,申请人可以自进入日起2个月内请求恢复优先权。


可以看到,这其实就是对 PCT“援引加入”的相关规定不再作出保留


这一点毕竟涉及PCT申请,对主要处理国内代理案件的代理师影响不是很大,但既然与PCT进行了接轨,肯定也会影响到国内申请的相关规定。其中包括:


新增第三十九条之一


申请人可以在递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内,按照规定以援引优先权文件的方式补交发明或者实用新型专利申请权利要求书或说明书之一。


第四十条


发明或者实用新型专利申请缺少权利要求书、说明书的部分内容,申请人可以在递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内,按照规定以援引优先权文件的方式补交,保留原申请日。


可以看到,这基本就是上述PCT “援引加入”相关规定的国内翻版,相当于给了申请人上述操作失误更宽容的救济方式, 这就与国内代理师的工作息息相关了


在日常工作中,漏交权利要求书这种情况还是比较罕见的。偶尔会出现因为分页符等原因导致“五书”部分页面交错而显示错误的情况,很有可能导致提交至国知局的权利要求书和说明书中至少“一书”是错误的。更常见的情况是因为使用DAOBAN软件在进行文件格式转换时,其中的公式会出现乱码的情况,对于算法公式类案件,这很有可能导致部分权利要求是以错误的方式呈现在审查员面前。


当收到相关问题的补正通知书时,例如关键公式显示错误,其实基本没有办法修改,因为会超范围。以前常见的做法是以在先申请作为优先权文件再提交一个克服上述问题的新申请,但一方面,涉及到新申请的申请费和要求优先权费,另一方面,带公式的权利要求可能无法享有优先权,或者说,在后申请中只有与在先申请重复且清楚的内容才能享有优先权。


但是,基于上述 《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》 ,以后如果出现类似操作失误,可以通过“援引加入 ”的方式 进行补救,总体费用应该会相对较少,且可以完全保留原申请日,这算是一个好消息。不过,也需要注意到,其中提到的是只有“缺少权利要求书、说明书的部分内容”的情况,才能“以援引优先权文件的方式补交 。所以,如果是上述分页符式错误,可能还能使用,但如果是公式转换式错误,估计就不能使用了。


所以,各位代理师在制作递交文件时,务必还是认真检查一遍,即使现在很多人都会用“五书”自动生成工具,但自己再快速翻阅一遍生成的文件还是有百利而无一害的。当然,如果不需要用到上述规定肯定是最好的。


另外,还有一处提到了:


新增第八十五条之三


给予专利授权期限补偿的,按照实际延迟的天数予以补偿。


专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形:


(一)未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知;

(二)申请延迟审查;

(三)援引加入;

(四)其它情形。


也就是说,需要靠“援引加入”补救的操作失误导致的延迟属于申请人引起的不合理延迟,其会影响对专利授权期限的补偿。


所以,还是上面那句话, 如果不需要用到“援引加入”的相关规定当然是最好的


总而言之,此次涉及“援引加入”的修改是我国《专利法》进一步向《专利合作条约》看齐的标志之一,也是我国专利事业进一步向国际看齐的标志之一。


希望通过本文能让大家对“ 援引加入 ”有一个初步了解,以及在以后的工作中,能够更加合理地应用相关法律法规。


END


文章作者:徐师付,思博论坛ID:江郎

本文为作者原创投稿,未经作者允许请勿转载


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