中、美专利制度中「重复授权问题」的对比！

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：王岩 北京品源专利代理有限公司

原标题：关于中美专利制度中重复授权问题的一点认识

在专利实务工作中，代理人有时会碰到有关重复授权问题的审查意见。虽然这种审查意见并不是特别常见，但作为一名合格的代理人，需要对其进行一定的了解。中国和美国专利制度中均存在“重复授权”的问题。虽然名称一致，但其内涵却大为不同。以下，笔者将基于自己的理解和经验对中美专利制度中的“重复授权”问题进行简单介绍和对比。

在专利实践中一般认为，当两个权利要求限定的保护范围相同时，就认为这两个权利要求限定的是同样的发明创造。在审查过程中，如果审查员发现两个权利要求限定的技术方案相同，就会根据中国专利法第九条的规定发出审查意见。

在中国专利实践中，当收到有关“重复授权”的审查意见时，申请人首先应该对审查意见所针对的两项权利要求的技术方案进行对比，分析两者的保护范围是否完全一致，如果不是完全一致，可以争辩这两项权利要求的保护范围不相同。如果发现确实一致，可以通过修改其中一个申请的权利要求，使其保护范围不同于另一个申请的权利要求。值得注意的是，为了使申请人的利益最大化，应尽可能小地修改权利要求的保护范围。

当然，中国专利法第九条也同时规定了：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

在美国专利实践中，存在两种类型的“重复授权”的情况：一种是“法定重复授权（statutory double patenting）”，另一种是“非法定重复授权（non-statutory double patenting）。

法定重复授权也被称为同样发明重复授权（Same Invention Double Patenting），这与中国专利法第九条中禁止重复授权规定的“同样的发明创造只能授予一项专利权”的含义相同。即申请人针对单一发明，提出两项不同的专利申请，且两项专利申请存在至少一项权利要求保护范围相同时，即权利要求实质相同，则构成同样发明重复授权。这种相同并不要求具有完全相同的文字或术语。虽然权利要求的表述不同，但实质仍然是相同的同一主题。

非法定重复授权是指一项申请的权利要求相对于一项专利的权利要求之间存在专利性区别，也就是说，申请的权利要求与专利的权利要求之间存在除实质相同之外的新颖性或者创造性问题。

通常情况下，针对“非法定重复授权”的审查意见，如果申请人不认同审查员的判断，可以在答复意见中进行争辩，从而克服该审查意见中指出的缺陷；或者，申请人也可以选择修改两个权利要求中的一个权利要求的保护范围，使得两个权利要求限定的不是相同的发明创造。

当两个专利申请属于相同的申请人时，也可以通过提交一份“终止声明（Terminal Disclaimer）”而克服审查意见中的问题。申请人在“终止声明”中声明，涉及“重复授权”的两个专利申请中的较晚授权的专利将在较早授权的专利的失效之日起自行失效。当提交了“终止声明”后，审查员会继续审查该申请。另外，后获得专利权的有效期应该从之前获得授权的专利申请的有效申请日起计算。

笔者在实务工作中遇到两次非法定重复授权的案件。由于本申请的申请日与在先申请的申请日相差不多，提交“终止声明（Terminal Disclaimer）”并不会造成较大损失，而且能够维持目前的保护范围。当然，申请人也可以进行直接争辩或者修改后进行争辩，但一方面有可能缩小了保护范围，另一方面大大增加了答复费用。最终申请人都选择了提交“终止声明”的方式进行答复。