关于公众能够从国内外商业渠道买到的生物材料,为了满足生物材料的来源的公开充分性,在说明书中注明购买的渠道是专利代理师通常能够注意到的撰写细节,但是针对公众能够从国内外商业渠道买到的生物材料,《专利审查指南》第二部分第十章“关于于化学领域发明专利申请审查的若干规定”9.2说明书的充分充分的9.2.1生物材料的保藏的第(i)条中除了明确记载着“公众能从国内外商业渠道买到的生物材料,应当在说明书中注明购买的渠道”外,还明确记载着“必要时,应提供申请日(有优先权的,指优先权日)前公众可以购买得到该生物材料的证据”,而此条是撰写申请文件时容易被忽略的。
以笔者处理的一个涉及微生物材料的答复进行说明:本申请中的权利要求涉及以某化合物促进微生物生长和生产多肽的技术方案,并在实施例中以市售微生物材料进行了效果验证,笔者在撰写申请文件时在实施例中注明了微生物材料的来源。后续在实质审查过程中,审查员认为权利要求中的限定范围依然较大,需要将实施例中具体的微生物材料限定到权利要求中缩小保护范围后才能满足授权条件,但是同时要求申请人提供在申请日前公众能够获得实施例中微生物材料的证明文件,而非像类似案件一样,在答复时补充提供“遗传资源来源披露表”,其理由是注明的生物材料来源仅能够证明发明人或申请人在申请日前能够获得此生物材料,并不能证明公众也能够在申请日前获得此材料。此要求也就是《专利审查指南》中上述的“必要时,应提供申请日(有优先权的,指优先权日)前公众可以购买得到该生物材料的证据”(下述以“必要时”进行简写)的相关条件,但是“必要时”指的是何种情况?笔者在与本申请的审查员探讨沟通后也依然没有得到定论,也就是说,此“必要时”的条件对于审查员来讲具有主观性,不同的审查员可能认知不同,那么对于此种情况,我们在撰写申请文件时该如何应对呢?
对此,笔者认为,在申请文件撰写时,公开记载生物材料的购买渠道或者专利文献/非专利文献的出处这是最基本的要求,“必要时”的情况虽然为少数,但是如果类似于笔者所答复的案件一样,在答复阶段再要求发明人提供相应的证明文件,往往会因为距离进行试验时间间隔较长而无法提供或者难以留存相应证明文件,对此会带来较大的风险,为了尽量规避此问题,笔者认为:倘若实施例中涉及从公开渠道购买或者申请日前公开的生物材料,尤其与权利要求的保护范围相关性较高,后续在答复过程中有可能会因为创造性答复缩小保护范围而将实施例中的生物材料限定到权利要求中的生物材料的,在撰写时,务必与发明人确认好生物材料的购买渠道或者是申请日前公开生物材料的专利文献或者非专利文献,并在申请文件中记载其来源或文献出处,通过购买渠道获得的生物材料建议发明人提供购买凭证、记录或者产品目录等证明公众在申请日前均能够获得相应生物材料的证明文件,或者至少保存上述证明文件,以备用。