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赵烨 张心也 | 最高人民法院知识产权庭百件典型案例之技术秘密案件综览:“蜜胺”发明专利与技术秘密侵权纠纷案例深度分析

知产前沿  · 公众号  ·  · 2024-03-12 13:35

正文

目次

一、案件概况
二、原告诉讼策略分析
三、被告的抗辩情况
四、二审判决裁判亮点
五、案件启示
2024年2月22日,最高人民法院发布了“知产法庭成立五周年十大影响力案件和100件典型案例”,其中,涉及技术秘密的案件共计21件 [1] ,占整体比例约20%。而从2023年整体最高院知产法庭审理的案件类型观察,其审理民事案件总计3222件 [2] ,其中技术秘密案件为113件,所占比例仅为3.5%。由此可见,技术秘密案例入选典型案例的比例远高于其他案件。这不仅体现了最高院重塑民事诉讼中技术秘密案件审理规则的决心,也体现了其加强技术秘密保护的意旨。

我们团队代理了大量技术秘密民事和刑事案件,但由于技术秘密案件的特殊性,其办案过程、经验,乃至有趣的案件细节,通常难以与第三方沟通与分享。这次最高院不仅提炼了相关规则与裁判要旨,也全面公开了相关判决。从判决中不仅可以看到诉讼双方的决策与行为,也可以洞见各地法院、经侦处理技术秘密案件的方式甚至办案文化。

有鉴于此,为更好地交流探讨,我们将基于自身办理其他案件的相关经验,对最高院公开的技术秘密案件逐一进行点评。透过这些个案,全面梳理当前中国技术秘密案件审理现状,也为同行们做一个备忘。

在最高院公布的十大影响力案例中,“蜜胺”发明专利及技术秘密侵权案位列榜首。我们的系列点评也将从该案着手。权利人在这起案件中历经了3次管辖权异议诉讼、5次专利无效行政诉讼、2次专利权属纷争诉讼等艰难过程,最终全面胜诉。经过长达9年的维权之路,就一期项目,权利人获赔2.18亿元。后经全面和解,权利人总计获偿6.58亿元,刷新了国内知识产权维权纪录。案件中权利人迅速有效固证、被告方态度顽劣、以及最高院二审改判的诸多亮点,都值得我们法律工作者深入研究,为将来的实务工作提供借鉴。

一、案件概况

四川某化工公司与北京某公司 (下简称“四川化工公司”) 是涉案技术秘密的共同权利人。尹某某曾任该公司总工程师兼技术中心主任,并且参与涉案技术秘密的研发,其后在非法保留有技术秘密资料的情况下离职。在宁波设计院公司和宁波咨询公司 (下简称“宁波设计公司”) 的利诱下,尹某某将包含涉案技术秘密的材料提供给宁波设计公司,并最终用于山东化工公司 (下简称“山东化工公司”) 蜜胺生产线的建造。

四川化工公司经调查了解到技术秘密被泄露,遂向眉山市公安机关报案,公安机关抓获尹某某并扣押其笔记本电脑等物品。随后,四川化工公司又向其住所地的眉山中院起诉四被告的技术秘密侵权,并申请了证据保全。在证据保全程序中,眉山中院在宁波设计院公司取得了相关证据,但在前往山东化工公司的保全过程中因遭遇阻挠而无法开展工作。证据保全后,四川化工公司撤回在中院起诉,在四川高院提起了本案诉讼。

经审理,本案一审判决山东化工公司赔偿4000万元人民币,其余被告分别按比例承担连带赔偿责任。二审法院改判支持了原告的全额索赔9800万元并要求四被告承担全额连带责任。同时,二审判决责令山东化工公司限期拆除生产线以及停止销售使用涉案技术秘密生产的产品。此外,四川化工公司另提两起专利诉讼,其中一起被驳回,另一起二审改判获赔1.2亿元。该两案就一期项目共判赔2.18亿元,在执行中当事人就一、二期项目经全面和解后权利人最终获偿6.58亿元。

二、原告诉讼策略分析

技术秘密诉讼原告的核心痛点即取证困难,而取证困难的核心又在于侵权证据难以获得。通常而言,技术秘密案件所需的证据包括权属证据、侵权证据以及侵权赔偿证据。而三者取证顺序通常为先得知侵权证据的范围,再基于侵权证据固定权属证据,最后搜集相关侵权赔偿证据。

本案中四川化工公司之所以“大获全胜”主要归功于有效、及时、全面地固定证据。具体而言,四川化工公司有效采取了三重措施获取相关证据:

第一, 四川化工公司在获悉可能存在侵权事实后,及时报案,由公安对泄密员工采取强制措施,及时获取口供,并扣押包含涉案技术秘密的笔记本电脑。非法获取或者持有技术秘密的前员工通常是相关案件的核心,在侵权前员工没有防备的状态下获取口供并获得能够支持的电子证据至关重要。如果相关员工经过培训,则即便公安机关对其采取了强制措施,也往往无法获得有价值的口供或者高价值的线索。在最高院此次公开的其他案例中,即便公安机关介入,但由于相关行为人早有戒备,刑事程序历经多年无法突破,最终无疾而终。本案中,四川化工公司在案发之初果敢行动,获得了相关员工对于案件全貌的完整口供,同时,相关口供与电子证据一一对应。前述证据,为进一步搜集证据打下了坚实基础。

第二, 四川化工公司在民事案件中,通过法院的异地证据保全,从被控侵权人处获取了相关证据。四川化工公司先在住所地中级法院提起诉讼并申请证据保全,随后撤诉,在当地高级法院重新起诉。在高院诉讼中,法院调取了中院保全的证据。通常中级法院负责大量执行工作,在证据保全过程中更有经验;而高级法院审理的标的通常更高,对高额判赔倾向也更大。因此,四川化工公司很可能是先利用中院的保全程序获取证据,再于高院获得更高赔偿额。这种安排巧妙结合了中院的证据保全实力和高院高额判决的倾向,效果显著。最终,在保全过程中,宁波设计公司予以配合提供了证据,而这些证据又与公安机关收集的证据相互印证,形成了证据链。尽管山东公司拒绝配合,甚至威胁法院工作人员,但证据链已初步形成。

第三, 四川化工公司通过上市公司年报等,合理推算了被告获利,为最终高额赔偿奠定基础。由于被告是上市公司,其相关信息需公开。原告在相关信息公开的情况下,采取合理的推断方式,通过多种途径计算出了相关赔偿额。尤其,原告没有情绪化地主张过高赔偿额,对侵权范围界定精准,没有将山东公司二期产线的产品纳入,为后续诉讼提起更高的赔偿额留有余地,最终为另案起诉以及案件和解创造了条件。

由此可见,虽然原告并非诉讼经验丰富的主体,但在案件各个阶段的策略可圈可点、运作娴熟、动作果断,确实颇有大将之风,为法院审判打下坚实基础。


三、被告的抗辩情况

本案中两公司被告的抗辩情况也值得关注。本案的被告,尤其是山东公司,对于案件核心技术点采取的抗辩方式是“不合作”和“不接触”。所谓“不合作”,指山东公司在证据保全时,拒绝法院进入,阻碍法庭执法,由此还被法院裁定予以惩戒。“不接触”是指在诉讼过程中,但凡涉及技术情况的说明和比对,宁波公司与山东公司的代理人就退庭,拒绝发表意见,仅针对证据的可采性提出质疑。两公司被告实质放弃了技术层面的抗辩。

被告的行为看似荒诞的背后,也蕴含着一定的理性。以笔者的角度考量,被告策略其一是为了避免刑事责任的扩大,二是限制最终侵权产品的范围。

从民事案件本身出发,现有证据足以支撑原告胜诉。被告即便提出全面抗辩也难以驳回原告全部观点。与此相对,截至案件二审,相应刑事案件的被告仅有个人员工。如果山东公司过度抗辩可能会涉及宁波公司以及山东公司在整个侵权行为中的角色定位,不排除可能会牵涉更广泛主体的刑事责任。本案中,侵权前员工的获利明显小于宁波设计公司,更小于山东公司。追究山东公司的刑事责任必然是原告的最终目的。如果两公司的实质技术抗辩,不排除会暴露更多证据线索,导致民事案件之后刑事案件的重启。

进一步,从侵权的范围考虑,拒绝提供相关证据也可能使得法院和原告不知相关侵权的规模,从而无法厘清禁令的范围。被告拒绝实质抗辩,其可能心存侥幸,期待法院查不清侵权范围,最终停止侵权的范围不明。本案中,山东公司反复陈述二期产品不侵权。如果判决内容含混,二期的侵权责任可能就会一笔带过。如果确实如此,则被告可以获得巨额实质利益。

因此,虽然被告抗辩看似荒诞,但其策略包含着合理性。其策略明显是考虑此前技术秘密判决的力度以及刑事案件的风险。如果法院仍旧遵循一般的审理思路,被告的诉讼策略极有可能获得成功。幸运的是,本案的二审判决洞悉了被告思路,有针对性地裁判使得被告抗辩的核心目的并未达到。


四、二审判决裁判亮点

(一)二审判决推定山东化工公司、宁波两公司明知侵权,并判决其承担连带责任,为后续潜在的重启刑事诉讼打下基础

尽管宁波两公司辩称侵权行为系管理人员个人行为,山东化工公司辩称相应技术系善意受让,二审法院基于在案证据推定两者均理应明知并实施了侵犯涉案技术秘密的行为,因而认定被告构成了共同故意。前述推定也使得后续潜在针对山东、宁波公司的刑事诉讼得以可能。而如果后续刑事诉讼重启,对于山东公司、宁波公司,可能产生更大的损失和不确定性。二审的前述认定,为民事案件之后的迅速和解创造了极为有利的条件。


(二)二审判决大胆裁判被告应停止销售涉案秘密相关的产品

通常而言,销售侵权方法获得的直接产品并不属于侵害技术秘密的行为。因此,在技术秘密判项中的“停止侵权”一般并不包括停止销售由技术秘密方法制造的产品。最高院此前的一系列案例,均遵循前述观点。最高院在(2007)民三终字第10号中指出,“销售侵犯技术秘密所制造的侵权产品并不属于反不正当竞争法第十条所列明的侵犯技术秘密的⾏为。使用技术秘密的过程,通常是制造侵权产品的过程,当侵权产品制造完成时,使用技术秘密的侵权结果即同时发生”。同样,在此次入选典型案例的“优选锯”案中((2019)最高法知民终7号民事判决书)最高院也进一步明确“既然销售侵犯技术秘密所制造的侵权产品不属于侵犯技术秘密的⾏为,那么购买者使用侵犯技术秘密所制造的侵权产品亦不应属于反不正当竞争法第⼗条所禁⽌的侵犯技术秘密的行为。”

由此可见,最高院一贯的意见销售产品并不构成技术秘密侵权,那么自然而然,在停止侵权中,也不应当包括停止销售产品。然而,本案中,二审法院改判并进一步说明,停止侵权的范围应当包含停止涉案秘密相关产品的后续销售。最高院认为,对于作为制造者的侵权人来说,销售直接产品的行为显然属于侵权行为的自然延伸和必然结果。

我们认为,对于侵犯技术秘密这种恶性侵权行为,销售是侵权行为获利的渠道,对于同一侵权人的销售行为,停止侵权是应有之义。但最高院并没有对其在先判例与本案的不同予以分析和阐明,对此问题没有从法理层面深入阐述。如果最高院判决能将与前述的先例的不同进一步阐述说明,不仅论理可以更上层楼,对于参考案例制度的建设与完善也不无益处。


(三)二审判决改判全额支持原告索赔额

二审法院修正了一审对蜜胺毛利润的计算方法,表明即使全面支持四川化工公司的赔偿请求,所请求的赔偿数额也不超过计算出的侵权获利的最低值。此外,二审强调了四被告的主观过错、损害后果等因素与原告的赔偿要求相匹配,认为全额支持赔偿请求是合理且适当的。

由于本案的侵获利巨大。虽然因为证据问题,无法认定恶意侵权。但确保充分的赔偿是知识产权制度的应有之义。

(四)二审判决改判被告承担的连带责任不以获利为限

一审法院考虑到不同被告之间的实际获利及各自行为对损害后果的影响,对不同被告分别确定了连带责任的比例,二审法院明确说明责任分配应当从四被告共同实施行为的整体出发,改而判定四被告对赔偿承担全部连带责任。

我们注意到,此次公开的其他判决中,也仍然由按比例承担赔偿的情形。因此,是否按比例赔偿会基于原告的主张以及案件的具体情况,法院有较大的裁量权,对于此后案件法院将如何遵循本案先例,有待进一步观察。

(五)二审判决改判限期销毁被诉侵权生产系统及设备图纸、技术资料,明确双方当事人预期,有效促进和解谈判

一审法院基于社会资源的浪费以及生产安全的角度考量,判令停止使用但无需销毁相关生产设备。二审法院明确说明基于本案四被告的明显的主观过错以及严重的侵权情节考虑,该处理措施不当限制了权利人对知识产权的行使并增加了潜在的纠纷解决成本,改判责令山东化工公司限期拆除相关生产设备,促使双方当事人在明晰权利和行为边界的基础上开展后续磋商。

实际上,最高院判决拆除设备,更有利于双方在谈判过程中达成“不拆除”设备的协议。法院的判决最重要一点即使得双方预期明确。相比一审法院的犹豫,二审判决旗帜鲜明,更符合商业诉讼的现实,有助于司法判决对于双方预期的调整。


五、案件启示

(一)技术秘密诉讼的取证工作仍然十分困难,极具复杂度,需要专业性的协作

本案中原告四川化工公司获知侵权事实后迅速的采取维权措施,一方面启动公安程序,另一方面启动法院证据保全程序,幸运的是泄密员工来不及和他人串通或删除笔记本电脑中的证据文件,并且宁波二公司中所保全的证据足以与口供、笔记本电脑中的证据相互印证,但凡任一环节出错,原告都极有可能因无法收集完整的证据链而无法获赔。

事实上,能够在证据相对不完整的情况下,同时启动刑事调查程序以及促使法院异地证据保全,本身就难能可贵。在任何技术秘密诉讼的原告,对于证据搜集工作都应当高度重视,迅速决断,调动资源,把握战机。否则,一旦对方有准备,案件可能会陷入无休止的反复之中。


(二)当事人先行报案应当注意诉讼时效

本案中一审及二审法院均明确将四川化工公司报案认定为其已知晓权利受到侵害的情形,并且以此作为诉讼时效的起算点。

实际上,由于刑事案件通常时间较长,往往在报案之后当事人未必立即提起民事诉讼。因此,在技术秘密权利人先行报案的情形下,权利人应当尤其注意有关诉讼时效的规定,依据《民法典》第一百八十八条在报案后三年内及时提起诉讼程序,避免丧失胜诉权。


(三)法院应加大对不配合司法工作行为的惩罚力度

本案中山东化工公司采取派人围堵、派车封路等方式阻碍眉山中院工作人员的保全工作,尽管该院之后对其作出罚款80万元的行政处罚,但相对于营收几十亿的上市公司而言,此种规格的处罚金额不过是“蜻蜓点水”。惩戒措施不仅与其不配合法院工作的态度之嚣张不相匹配,也不足以警戒其他企业切勿蔑视司法威严。在司法过程中,法院应当依法对严重违反法律裁定加大惩罚力度。例如,对于拒不履行生效判决,应当按日计算罚金,直至被保全对象按照法院要求配合保全措施的开展为止。这样方可体现司法的严肃性,同时也使得案件的推进更加便捷,提升整体司法效能。

总结而言,这起案件典型地反映了目前加强技术秘密保护的现状。其最大的价值在于使得面临重重困难的权利人可以看到案件最终案件处理的光明前景。技术秘密案件不同于专利侵权案件,其通常属于较为严重的侵权行为,侵权案件的存在本身即对社会整体福利有明显损害。本案在加强保护、震慑侵权行为、打击侵权者的气焰、弘扬诚信的知识产权诉讼氛围方面,都有明显可观之处。更进一步,本案的前期刑事程序中,明显存在地方保护的干涉,刑事程序举步维艰。而本案中,尽管山东化工公司是具有国资背景的上市公司,最高人民法院的二审改判全额支持了原告的索赔金额并判令四被告承担全部连带责任、责令山东化工公司停止销售涉案秘密相关的直接产品以及限期销毁被诉侵权生产系统及设备图纸、技术资料,彰显了人民法院切实加强技术秘密保护的司法导向,以及对各企业一视同仁、平等对待的司法态度。

本案的判决不仅在结果上处理得当,更可以有效确立技术秘密案件的裁判准则并引导纠纷当事人的预期。我们希望今后的司法中,可以出现更多类似本案能够铸造规则并重塑价值观的高质量判决。


注释(上下滑动阅览)


【1】数据统自最高人民法院新闻局于2024年2月22日发布的《最高人民法院发布知产法庭成立五周年十大影响力案件和100件典型案例》,其中“锂离子正极材料”不正当竞争案同为技术秘密相关案件,参考https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/425802.html

【2】参见《最高人民法院知识产权法庭年度报告(2023)》https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2789.html



赵烨

北京市竞天公诚律师事务所







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