欧洲统一专利法院首例标准必要专利FRAND抗辩判决观察

2024年11月22日，欧洲统一专利法院曼海姆地方分院（以下简称“ 曼海姆LD ”）就 Orope Germany GmbH, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. v. Panasonic Holdings Corporation 标准必要专利（以下简称“ SEP ”）侵权诉讼案 [1] 作出一审判决。本案系欧洲统一专利法院首次就标准必要专利实施许可的公平、合理、无歧视原则（以下简称“ FRAND原则 ”）作出判决，本文将聚焦本案判决中的FRAND原则审理立场，讨论本案作为欧洲统一专利法院成立以来的第一份FRAND原则法院判决，对欧洲标准必要专利纠纷的审理，乃至于其他法域标准必要专利纠纷的审理所具有的重要参考意义。

1、本案的基本事实

本案由4名欧洲统一专利法院曼海姆LD法官【包括审判组成员Dirk Boettcher（德国）、Edger Brinkman（荷兰）、Klaus Loibner（奥地利），主审法官兼报告员Peter Tochtermann（德国）】共同审理并作出判决。上述判决维持标准必要专利权人拥有的EP2568724号标准必要专利（无线电通信设备和无线电通信方法专利，以下简称“ EP724 ”）有效，且认定实施者构成标准必要专利侵权。

涉案EP724专利是针对配置为传输参考信号的移动站的分案专利，其映射方式能够使其更有效抵抗来自物理上行链路控制信道（PUCCH）的干扰。该专利为ETSI 4G通信技术标准必要专利。本案中，标准必要专利权人主张实施者在德国、法国、意大利、荷兰和瑞典销售的4G智能手表和移动终端侵犯了EP724的方法和权利要求。在4年的许可谈判过程中，实施者在欧洲智能手机出货量的市场份额从2019年的2%增加到2021年的5% [2] 。

在此谈判背景下，2023年8月以来，标准必要专利权人对OPPO等厂商在8个国家的法院提起诉讼（包括德国、英国以及中国法院），并在欧洲统一专利法院提起12起诉讼，涉诉专利均为3G及4G相关SEP。作为系列诉讼之一的4G SEP侵权诉讼，2024年10月7日，曼海姆LD就本案举行了庭审，其中由Peter Tochtermann作为主审法官的审判组就侵权事实、专利无效请求和FRAND抗辩进行了审理。

2、相关的诉讼情况

值得注意的是，与本案同期推进的系列相关标准必要专利诉讼进展与本案判决存在密切关联。2024年10月3日，英国高等法院在 Panasonic Holdings Corporation [3] 案（以下简称“ 松下案 ”）的FRAND审理中认定，该标准必要专利权人是非FRAND的SEP许可人，并判定该标准必要专利权人有义务与实施者达成临时许可 [4] 。受到此份判决影响，2024年10月25日，英国高等法院取消了原定于2024年 10月28日的松下案的FRAND庭审 [5] ，并批准双方提交的事实和解申请（de facto settlement）。在相关采访中 [6] ，欧洲统一专利法院就上述英国案件的相关诉讼程序进行了回应，表示其对上述英国案件的诉讼结果予以高度关注，尤其是其中有关FRAND裁定的部分，并或将在未来平行诉讼的判决中予以回应。

在此背景下，尽管本案实施者不属于上述英国案件的当事人，但作为同一标准必要专利权人就多个实施者提起的标准必要专利全球诉讼的一部分，上述英国案件的该项判决以及双方之间的和解进展仍对本文讨论的案件审理产生了影响。欧洲统一专利法院曼海姆LD表示，将在欧洲统一专利法院框架内对本案中FRAND认定问题进行重点审理，同时对英国法院在平行诉讼中的相关FRAND立场作出间接回应。

3、判决的主要认定

欧洲统一专利法院曼海姆LD确认，欧洲统一专利法院有权审理被告提出的公平、合理、无歧视抗辩（以下简称“ FRAND抗辩 ”）反诉事由，并进一步认定标准必要专利权人符合FRAND原则，同时实施者的行为并非善意。但是，欧洲统一专利法院曼海姆LD拒绝为双方进行公平、合理、无歧视实施许可费率（以下简称“ FRAND费率 ”）进行确认。进而，实施者将被禁止在德国、法国、意大利、瑞典和荷兰销售支持4G功能的智能手机和智能手表。

在该份判决中，欧洲统一专利法院曼海姆LD首次就谈判行为是否符合FRAND原则进行了详尽评述，包括欧洲统一专利法院对A科技公司案确立的 FRAND谈判框架的理解、FRAND费率认定管辖权，欧盟委员会在慕尼黑高等地区法院对 VoiceAge EVS LLC v. HMD Global Oy [7] 案（以下简称“ VoiceAge诉HMD案 ”）提交的法庭之友陈述、其中有关德国最高联邦法院在 Sisvel [8] 案（以下简称“ Sisvel案 ”）的FRAND抗辩审理态度等问题。该判决将引起广泛关注，并在欧洲统一专利法院未来的FRAND抗辩审理中产生重要影响。

整体而言，欧洲统一专利法院曼海姆LD认定，本案实施者为非FRAND的被许可方。法院的上述认定主要基于两大谈判行为因素 [9] ：（1）实施者在谈判中未能提供充足的信息，包括侵权产品具体销售数据等，导致标准必要专利权人未能就报价进行具体确认，进一步拖延谈判进程；（2）实施者主张曼海姆LD应仅对欧洲、美国和日本地区的FRAND费率进行认定，理由是双方在北京知识产权法院存在平行FRAND费率诉讼，导致本案争议进一步复杂化。

具体到本案的FRAND谈判行为，曼海姆LD就欧盟委员会的VoiceAge诉HMD案中法庭之友意见回复（以下简称“ 法庭之友意见 ”）所述的FRAND谈判框架进行了审理和大篇幅的回应。2024年8月初，欧盟委员会公开了其在2024年4月以法庭之友的身份形成的意见书 [10] ，提出应严格遵循A科技公司案中确定的谈判框架及其顺序，如下图1所示，具体包括权利人发出侵权通知、实施者表示接受许可的意愿、权利人提出FRAND条款要约、实施人进行承诺/提出反要约等。法庭之友意见还对侵权通知的内容进行了限定，即仅提及SEP实施人的产品销售网页是不够的，应在侵权通知中提供详细信息，例如权利要求与产品的侵权比对表等。

图1 欧盟委员会法庭之友意见书提及的谈判框架

针对第一步 ，曼海姆LD指出，即使侵权者有义务在侵权警告函中尽可能详尽地阐述其侵权主张，但如侵权警告函中存在缺陷或遗漏，SEP实施者有义务在后续的沟通中主动询问并纠正侵权通知中的缺陷。例如，实施者应在标准必要专利持有人对警告函的回复中寻求澄清 [11] 。具体到本案，曼海姆LD认为，OPPO在回函中没有解释他们就侵权通知持有的反对意见，而仅一再要求松下提供更多信息，构成OPPO不符合FRAND原则的行为因素之一。

针对第二步 ，与Sisvel案类似，曼海姆LD主要通过审查实施人的一系列沟通行为，以审查其签订许可的意愿是否真实。

针对第三步 ，曼海姆LD强调 [12] ，SEP 权利人对其提出的首次报价负有说明义务，其应合理解释相关报价符合 FRAND的具体原因，这是由于相关SEP的可比协议并非公开，仅有SEP权利人了解可比协议条款以及知悉案涉SEP报价的FRAND衡量标准。具体到本案，尽管实施者主张权利人未能在第三步中形成完整的许可协议以及报价计算，但曼海姆LD认为，权利人的这一行为是由于实施者拒绝提供侵权产品的直接销售数据，而仅提供由第三方IDC评估的数据，进而导致松下无法针对产品销量情况提供报价计算并形成具体许可协议。在此前提下，权利人仅需对一般条款进行概述即足以满足FRAND义务，而实施者未能提供销售数据的行为构成其不符合FRAND的认定因素之一 [13] 。针对实施者分区费率主张，在本案中，实施者主张曼海姆LD应仅对《欧洲专利公约》（以下简称“ EPC ”）缔约国、美国和日本适用分区费率并进行费率确认，而中国及世界其他地区的地区费率应由北京知识产权法院确定。曼海姆LD认为，实施者将分区费率的主要部分排除在外，使本已复杂的情况进一步复杂化，并指出不同司法管辖区做出相互矛盾的决定的风险不利于快速解决全球争议 [14] 。

在2023年6月1日《统一专利法院协议》确立生效后，欧洲统一专利法院在SEP侵权诉讼中对FRAND问题的管辖以及审查问题在全球范围内一直备受关注，其就相关问题的审理能力和审理态度直接决定了SEP持有人是否能够在全球SEP诉讼的管辖法域选择上具有更大的灵活性。由于欧洲统一专利法院禁令能够适用于全部EPC国家，包括德国、法国和意大利等主要欧洲市场，较之传统的欧洲国家地区诉讼而言，将对SEP实施人产生更大的威慑力。在欧洲统一专利法院开始设立运营前，德国法院一直是SEP欧洲地区权利人选择提起SEP诉讼的首选管辖地之一，主要因素在于德国在SEP侵权问题上利好SEP权利人的态度及其二元化的审理结构，能够较为有效率及便利地通过禁令手段对SEP实施谈判进程起到震慑和推进作用。区别于欧洲地区其他国家法院，德国法院在FRAND认定问题上一直较为灵活和激进。在法庭之友意见中，欧盟委员会曾就德国在FRAND问题上的审理表达了消极态度，并呼吁德国法院应更加稳定地就FRAND许可谈判框架进行适用。其中，欧盟委员会就德国联邦最高法院在Sisvel案中的适用表达了明确的反对态度，在该案中，德国法院通过实施方在表达被许可意愿后的相关行为对实施方的谈判行为进行了认定，而非仅根据实施方在表达被许可意愿时的行为及表达进行判断。

德国法院就SEP问题的审理态度与英国法院形成显著对比。英国高等法院指出，“SEP不同于non-SEP，后者侵权的主要补救措施是排除禁令，以保护non-SEP以垄断权利为主的权利核心，而SEP隐含了一种责任制度，即SEP持有者的上述垄断权利仅能以经济形式进行补救。”而曼海姆LD在本案中认为，在欧盟的法律领域，SEP是与其他专利具有同等地位的财产权，对于这些专利，禁令是适当的侵权补救措施，即“如果在提起诉讼之前已经采取了相应措施或步骤，就 SEP侵权提起禁令救济诉讼并不属于滥用支配地位”。

在曼海姆LD作出此次判决前，即存在较多评述认为欧洲统一专利法院德国地区法院很可能就FRAND问题持与德国法院趋同的审理态度 [15] 。需要说明的是，曼海姆LD采取了与德国最高联邦法院在Sisvel案中类似的判例逻辑，继续沿用了更为灵活且更加有利于SEP权利人的FRAND谈判框架适用和审查方式。主要体现在以下方面：

（1）A科技公司案确立的FRAND谈判框架的排列步骤并不具有强制的先后性，并认为SEP实施人有义务主动提出并纠正SEP权利人在警告函及谈判过程中遗漏或未能提供的信息。例如，本案中，实施者未能在沟通中明确提出反对意见，而是一再要求SEP权利人提供更多信息，构成非FRAND行为。

（2）尽管SEP权利人应在侵权警告函中对其侵权主张进行详尽阐述（例如提供权利要求比对表），但实施者同样有义务在回函中对警告函中的漏洞主动询问并有针对性地寻求进一步信息；

（3）法院审查实施者是否在回函中体现了被许可意愿时，不仅应审查实施者在回函中的直接回应，也应结合实施人的其他关联行为进行综合审查（例如后续的沟通过程、谈判拖延等）；

（4）实施者有义务提供侵权产品的具体信息，包括非第三方的具体销售数据，以便于SEP权利人能够在报价中根据上述信息提出具体许可要约、许可费率及费率计算方式。如实施者未能提供具体产品信息，则SEP权利人可能无义务提供上述有关报价的具体信息。

（5）欧洲统一专利法院德国法院或将避免进行全球FRAND费率认定，而认为该许可费率应由谈判双方自行商定。但尽管如此，实施者主张的有关分区费率等与报价计算方式有关的主张仍可能纳入FRAND谈判行为的审查中。

整体而言，曼海姆LD采取了与德国法院一致的FRAND审理态度，其进一步确认德国法院将就FRAND谈判框架进行更加灵活的理解及适用，并明显采取了对 SEP 持有人更有利的立场。如果该立场被欧洲统一专利法院上诉法院支持，则该案将使得欧洲统一专利法院法院成为对SEP权利人更加具有吸引力的管辖法院之一，欧洲统一专利法院禁令的适用也将进一步为欧洲地区SEP权利人大幅增加谈判筹码。欧洲统一专利法院法院的具体态度仍需取决于上诉法院对本案上诉案件的进一步审查。