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TC Heartland案最新进展:别了,美丽的马歇尔小城!

Global一IP一Update  · 公众号  ·  · 2017-09-25 10:52

正文

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Global IP Update    文|达拉斯小牛律师


序: 关于TC Heartland案的背景请阅读《 30年的游戏规则被改变:美国最高法院公布TC Heartland案最终判决 》。


别了,美丽的马歇尔小城!


(达拉斯小牛律师授权发布)


前两天美国的专利诉讼领域又出了一件大案子。就是联邦上诉法院推翻了东得州地方法院Gilstrap法官在Raytheon v. Cray 案子中关于法院管辖权的判决(上诉法院的案子叫In Re Cray, 因为是Cray认为法官滥用权利而单方上诉)。 这个案子的意义在于它 彻底的终结了 东得州法院过去十几年来在美国专利诉讼中一枝独秀的历史 。Gilstrap法官所在的得州东部小城马歇尔(Marshall,人口2.4万)是我前几年去得最多的地方之一,也是过去几年美国专利诉讼届的圣地。 2015年鼎盛时期全国近四分之一的专利诉讼案子全在这里 。但这次判决之后估计是快要和这座美丽的小城说拜拜的时候了!虽然我有时候开玩笑说这是个鸟不生蛋的地方,但真到了快要告别的时候,突然有点淡淡的忧桑的感觉了。




曾经的专利诉讼圣地是如何掉下神坛的呢?


这事还得从今年5月份美国最高法院的TC Heartland案子谈起。在TC Heartland案子前,美国判断法院司法管辖权是很宽松的。简单说有两个理由可以对被告公司有管辖权。一个就是公司"reside"的地方,另外的理由就是公司在该法院管辖地内有一个"a regular and established place of business。"(意思就是有个常规设立的营业场所)。Reside是个普通单词,一般意思就是住在某地的意思。但是过去几十年来的司法解释却认为只要公司在哪个地方卖了侵权产品基本上就算你"reside"在这了。比如说专利侵权,只要你在这个地方卖过一个侵权产品。就有可能把你告上这个地方的联邦地方法院。有点相当于我们常说的"犯我境者,虽远必诛?" ,在这么宽松的解读之下,大概在20年前,这里的一个叫Ward的法官开始改革,修改了东得州地方法院的地方规则,采纳了专门用于专利诉讼的专属规则。慢慢的一些公司开始在这里兴起专利侵权诉讼,很多专利权人觉得这个地方(包括陪审团)对专利原告比较友好,加上过去十来年专利NPE靠维权盈利现象兴起,广大挨批(IP-知识产权)人士就开始蜂拥而至了。 中间虽有些起伏,但是 基本上全美国大概40%左右的专利诉讼案件会在东得州法院,光Gilstrap的马歇尔分院就有五分之一到四分之一的样子 。其它热门的东得州法院包括玫瑰花之乡泰勒(Tyler)和靠近休斯顿的Beaumont。还有就是 神奇的Texarkana ,这个城市跨越得州,阿肯色州,和路易斯安那州(你可以自己研究一下这个城市的英文名字怎么组合来的) 。联邦的法院楼(下图)就跨越得州和阿肯色州的州界线,来出庭的律师经常被迫跨过州界线从得州跑去阿肯色州上厕所(其实就是跨过走廊过道走两步而已啦!)。东得州的专利案件如此之多,每年东得州法院的律师协会搞的年会也是美国专利诉讼行业的一个盛会。经常和联邦上诉法院一起搞,盛况空前!



是好日子呢总有到头的时候。


东得州这个小地方聚集全国这么多的专利案子 貌似不太合理 啊!美国为了这个法院管辖权的问题,已经讨论了很多年要进行改革, 国会吵吵嚷嚷几年想革东得州地方法院的命并没有成功,但法院却开始行动了 。就在今年五月,最高院在TC Heartland 中就"reside"的司法定义做了重新解释,推翻了之前几十年的先例,明确被告公司只能"reside"在它注册的地方或者公司总部所在地。我前面讲过了,东得州管辖的地方大部分属于广大的牧场农村。特别是Marshall,人口才两万多,大一点的Tyler也才十万人的样子。唯一例外的是我住的Plano和Frisco地区,在达拉斯北郊(光靠Marshall和Tyler那些地方根本不够设立联邦地方法院的门槛,所以就把达拉斯北郊的几个郡圈进来凑数)。我们这里有几十万人口,光世界500强企业的总部就有四五家(比如JC Penney, Alliance Data Systems, Dr. Pepper Snapple等,还有丰田汽车北美总部刚从加州搬过来, 包括华为北美也有子公司总部也在这 。但公司总数还是有点少。最近几个月来在东得州递交的案子剧减, 大部分都跑到特拉华州(这是美国公司注册最多的地方),其它部分跑到加州和其它地方(比如我现在大部分案子都在特拉华,加州这些地方)。



但是最高院在 TC Heartland的案子里解决的是如何解释公司"reside"在哪儿的问题。并没有对专利案管辖地的另一个判定理由做出解释,那就是什么叫"a regular and established place of business"(常规和确立的营业场所)。


这就有了前面提到的In Re Cray的案子。在地方法院的案子, Gilstrap法官引用了1985年联邦上诉法院在Cordis案子里面的判决 ,那个案子里面公司在当地有个销售人员,销售人员在家里存了公司的货物,作为自己的工作场所。当时的上诉法院认为这就满足了"regular and established place of business"要求。 Gilstrap法官根据这个先例又独创了四个考量的因素,进一步放宽了之前的要求,判定Cray也符合这个要求,因为他也有个销售人员的家就在东得州。此判决一出,全国挨批界哗然一片,不少人觉得虽然判决不是完全没有道理,但这是在最高院判决墨迹未干的情况下顶风作案啊?


果不其然,前天联邦法院的判决就完全驳回了, 明确规定满足"regular and established place of business"必须满足下列三个条件:(1) there must be a physical place in the district (具体办公地点,虚拟办公室不可以); (2) it must be a regular and established place of business(常规使用和装备好的场所); and (3) it must be the place of the defendant(必须是被告自己的地方,临时借用地主家的宅子不算) 。当然上诉法院也照顾一下自己的面子,说Cordis的情况不一样的,那个案子里销售人员把家当成办公室,而且还找了当地的第三方秘书服务,但是Cray只是销售人员的住家,其它销售服务是外州的总部提供的。


换句话说就是Cordis没判错,这个情况不一样,Gilstrap法官你错了!



如此而来,东得州以后的案子估计越来越少了,特别是去Marshall的案子。 唯一可能的例外就是不满足前面两个条件的外国公司如何对待,对这个问题似乎还没有明确的答案。 我对去Marshall打专利官司其实倒是感觉一般般。因为我虽然住在东得州,但办公室在达拉斯,这几年也并不依赖Marshall的案子。每次开车2-3个小时去也不是很爽。有一次下雨早上赶去出庭还在高速上严重打滑差点出事情。 但是突然可能不再去了还真有点点淡淡的忧桑了。 我个人觉得Gilstrap法官是个公正的法官,对专利案件非常熟悉,判的也比较靠谱,该赢的赢,该输的输(我在他面前原告和被告案子都有过),不会有太多意外。这也是我最愿意去东得州法院的原因,基本不会出现让我在客户面前无法解释的情况。 我去过美国很多地方法院,有的法官真的不懂专利法,判得离谱的情况并不少见。 在他面前辩论过几次马克曼听证会(Markman hearing)。印象最深的一次是几年前我们把苹果,谷歌,三星全告了,马克曼听证会的时候对方来了20几个律师(目测当天对方总共的律师费估计至少十几万刀),我们就两条人,主要就我一个人讲,对方三个老先生轮流上阵拖了不少时间,Gilstrap法官看不下去了,特意多给了我提反驳辩论意见(rebuttal)的机会。我虽然和他私下交流不多,但感觉他对华人比较友好,有一年两个学生助理(law clerk)都是华裔法学生。虽然他这次为了拯救东得州的律师大军做了回出头鸟,但是为本地人民谋福利也谈不上太过分啦。







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