浅析美国双方复审程序中专利文件的修改

　　双方复审程序（IPR）是美国在2011年9月颁布的《美国发明法案》（AIA）中引入的一个新的专利无效程序。该无效程序在美国专利商标局专利审判和上诉委员会（PTAB）进行，IPR申请人只能基于专利和印刷出版物对专利权提出不具有新颖性或创造性的无效请求。相较于在联邦地区法院进行无效诉讼，IPR程序具有快捷、费用较低、专利无效成功率高、利于和解等优点，在近几年得到广泛应用。美国IPR程序在制度设计上与我国的专利权无效宣告程序非常相近，因此美国IPR程序中专利文件的修改要求对我国具有一定参考意义。

　　美国AIA法案中关于IPR程序中权利要求的修改规定体现于第316条（d）项中：“（d）权利要求的修改。1.概括而言：在本章的双方复审程序中，专利权人可以以如下的一种或多种方式提出修改权利要求的动议：A.删除任何受挑战的权利要求；B.针对每项受挑战的权利要求，用合理数量权利要求代替每一个受挑战的权利要求。2.其他动议：在请求人和专利权人为实质性推进317项下程序的和解而联合提出请求或者被局长所规定的规章所允许时，修改权利要求的其他动议可以被允许。3.权利要求的范围：本节的修改不能扩大专利权利要求的保护范围或引入新的主题。”

　　联邦行政法规“Amendment of the patent”对AIA第316条第（d）项作出进一步规定：1.明确专利权人只有一次提出修改的权利，除非PTAB规定了具体截止日期，否则不得晚于其提交答复之时，即其截止期限为局长决定启动双方复审程序之后的3个月内。2.此修改不对所涉及的不可专利性基础做出回复；不得扩大权利要求保护的范围或引入新的主题。3.“合理数量的替代权利要求”，这里预设的是每项受挑战的权利要求仅需用一项权利要求来替代，专利权人可阐释替代的必要性来进行反驳。4.对于每一项修改或替换的权利要求，专利权人都应当阐明其能够得到原始说明书的支持。

　　值得注意的是，最近美国专利商标局对现有的IPR程序部分条款进行了修改，涉及字体和页数要求、证据要求，另外对额外取证也提出了一些调整。对于递交替代权利要求，美国专利商标局特别强调了专利权人必须证明替代权利要求相对于现有技术是有效的，并且替代权利要求的范围比原先的权利要求要窄。这些新法规已于2016年5月2日开始生效。如下两个案子对于理解IPR程序中的修改要求有一定帮助。

　　在2013年的Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.判决中，PTAB解释说专利权人而不是IPR申请人承担显示相对于记录在案的现有技术以及没有记录在案但专利权人已知的现有技术可专利性区别的责任。在2015年的MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.判决中，PTAB对Idle Free提出的“记录在案的现有技术”和“专利持有者已知的现有技术”作了进一步的解释。为了证明对“记录在案的现有技术”的可专利性，专利权人需要区分专利审查过程中的关键技术、当前双方复审程序中的关键技术以及在PTAB处理的任何其他关键技术。为了证明相对于“专利权人已知的现有技术”的可专利性，专利权人必须区分根据专利权人的坦率义务提供的任何技术以及IPR申请人提供的任何其他现有技术或论据。

　　在最近作出的决定中，PTAB授予了部分专利权人的修正动议，这是迄今为止AIA法案中相对少见的情况。其中一个案例是Shinn Fu Co. of America, Inc. v. The Tire Hanger Co.，该案阐述了专利权人必须分析现有技术，以满足其提出的新权利要求可专利性的要求。PTAB进一步判定，专利权人不需要明确地分析被提出无效宣告程序的专利在审查期间所引用的每份单独的参考文献，特别是在所引用的现有技术存在许多不同排列的情况下。也就是说，PTAB的决定意味着只要专利权人根据他们授权的权利要求特征将现有引用技术组合，并且针对每个特征检查每个组合中的代表性的一个，则专利权人就履行了坦率义务并满足其修正动议的责任。

　　为了使修正动议获得批准，专利权人应该尽量在IPR程序中提出相对现有技术的辩论。另外，专利权人也应该对提出的替代权利要求和在申请专利过程中引用的现有技术进行区分。最后，专利权人应该针对譬如在其他诉讼中确认的其他前案提出辩论。

　　截至2016年4月30日，PTAB公布的数据显示共受理4850件审查请求， 包括IPR，覆盖商业方法的复审（CBM），以及授权后复审（PGR）。PTAB启动调查并完成的审查要求有1539件，审查结束的方式包括由于和解而终止的审查、不利判决的请求、取消案件的请求以及书面决定。在完成的1539件审查中，专利持有者递交了修改专利动议的有192件（12%），没有递交修改专利动议但完成的审查有1347件（88%）。对于还在进行的743件审查中，则有34件含有修改专利动议（5%），没有修改专利动议的有709件（95%）。

　　如果对这192件已完成审查中递交的修改专利动议做进一步分析，不难看出其中118件是要求递交替代权利要求的，17件是要求删除权利要求的，16件是由于原先权利要求有效而修改权利要求不成立，41件是由于如案件和解、取消等而撤回的。在这118件要求递交替代权利要求中，法官只批准或部分批准了6件要求，其余的112件均被否决。否决的原因主要是两种情况：基于法规的要求，如明显性，不确定性，书面支持等；程序上的问题，其中因专利持有者不能证明所提出的替代权利要求与现有技术相比是有效而被拒绝的要求，被归在程序问题这一类。

　　根据Docket Navigator统计的数据看，递交的修正动议批准率也很低，尤其2016年至2017年，在递交的56件修正动议中只有10.7%动议获得批准，1.8%获得部分批准。从以上数据看出，专利权人成功地修改权利要求并不多，而常见失败的原因就是专利权人未能满足要求阐释相对于现有技术的可专利性。

　　综合来看，美国IPR程序对专利文件的修改实际上提出了较高要求，这些要求不仅包括程序要求，还有实体要求。在我国《专利审查指南》涉及无效程序的修改中，修改的初衷之一就是适度放开专利权人对专利文件的修改方式，即允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围，并允许对权利要求书中的明显错误进行修正。与美国相比，专利权人在无效程序中进行专利文件修改的空间或可能性将会明显增大。由于不同国家处于不同的发展阶段，在无效程序中对于专利文件的修改要求有不同的考量是完全必要的，我国在无效阶段逐步放宽修改方式限制的方向与我国当前强化权利保护的发展阶段相适应，也与我国无效程序相比美国IPR程序所允许请求人提交的更多证据类型相匹配。（李新芝 秦海鸥|中国知识产权报）

（本文仅代表作者个人观点）

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（编辑：孙雅曼 高云翔，编校：赵世猛，审读：刘珊，美编：李羽）