实践中,同一企业通常会围绕核心标志申请注册多枚商标。这些属于同一申请人的多个商标,又存在两种情况:第一,同一申请人将某个商标及与其近似的若干商标,在同一种商品或者类似商品上注册,即所谓“联合商标”,商标所有人对“联合商标”既无实际使用的意图也通常不会有实际使用的行为,其注册的主要目的是为了防止他人摹仿其主商标,比如杭州娃哈哈集团有限公司在注册“娃哈哈”商标的同时,在第32类的“无酒精饮料”商品上,同时注册了“娃娃哈”、“哈哈娃”、“爷哈哈”等系列商标。第二,同一企业同时拥有多个注册商标,这些注册商标拥有相同的核心要素(主商标),同时配合该主商标增加其他文字、图形或对应翻译,形成“系列”商标。笔者认为“联合商标”不构成不进行实际使用的“正当理由”,应予撤销;本案中,笔者仅就第二种情况即“系列”商标进行讨论。
笔者能够查询到的最早涉及“系列”商标的“撤三”案件,为北京市高级人民法院2014年6月判决的德尔瓦力诺公司第861516号“BUCCELLATI”(复审商标)商标撤销复审一案
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。该案中,德尔瓦力诺公司在第14类贵重金属艺术品、珠宝等商品上,除复审商标外,还申请有第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标,德尔瓦力诺公司提交的商标使用证据所体现的商标均为“FEDERICO BUCCELLATI”商标。商评委认为在案证据能够证明复审商标的实际使用;但一审法院认为,在德尔瓦力诺公司同时拥有复审商标和第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标的情况下,上述使用证据中的商标应认定为第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标,而非本案复审商标“BUCCELLATI”商标;二审法院支持一审法院的观点,并指出,虽然第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标中完整包含了复审商标的文字,但不能据此认定销售发票、海关出口文件中出现的“FEDERICO BUCCELLATI”商标是对复审商标的使用。
2015年10月,北京知识产权法院在关于所罗门公司第4587241号“JIM”商标(诉争商标)撤销复审一案
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中,法院认为诉争商标为“JIM及图”,其中图形占有显著位置,而证据显示的商标仅为“JIM”,二者并非相同或基本相同的商标;除诉争商标外,所罗门公司还获准注册第9220695号“JIM”商标,因此在案证据并非对诉争商标的使用行为。但是,该一审判决在2016年4月被北京市高级人民法院二审改判
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。二审法院认为,复审商标系组合商标,由字母“JIM”及图组成,发票上标注了“JIM”,虽未体现图形,但该做法符合正常的商业惯例,可以认定为真实、合法的使用;原审法院认为所罗门公司还有其他注册商标,进而认定上述证据并非对复审商标的使用,缺乏依据。
2016年1月,北京市高级人民法院在关于3159414号“WEWE”(诉争商标)撤销复审一案中
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,二审法院推翻了一审法院关于“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变显著特征”的认定,并进一步指出,“如果诉争商标权利人实际使用的改变后的标志,系直接指向了其自身的其他注册商标,或者他人注册商标的,则该使用行为可能并非系对诉争商标具有使用的意图,也就无法形成与诉争商标专用权的唯一对应关系。在此情况下,即使实际使用中诉争商标的显著特征能够识别,也不能认为系对诉争商标的使用”。
北京高院先后作出的“WEWE”、“JIM”两案,就“系列”商标如何掌握使用证据方面存在明显分歧;而北京知识产权法院似乎采取了对“系列”商标使用证据从严掌握的审判思路。2016年12月,在第6213389号“蒙塔果+Montagu及图”(复审商标)撤销复审一案中
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,由于复审商标注册人同时拥有第16518285号“蒙塔果+Montagu”商标,北京知识产权法院认为,如果商标权利人实际使用改变后的标志,直接指向其自身的其他注册商标,在商业交易文书及产品标签中频繁使用复审商标之外的其他有效注册商标,使得复审商标与其注册人一一对应关系被大大削弱,进而认定复审商标应予撤销。该案的二审判决目前尚未作出。
上述几个案例中,假设不涉及商标所有人自身其他的注册商标,实际使用商标与注册商标存在字体变化(如“WEWE”案)、文字商标与其他文字组合使用(如“BUCCELLATI”案)、图文组合商标在实际使用中省略图形(如“JIM及图”案、“蒙塔果+Montagu及图”案),诉争商标都应该被维持,因为实际使用的商标标志与核准注册的商标标志相比,很难说显著特征已经发生了变化。那么,为什么商标所有人拥有的其他注册商标,能够成为对其不利的一个因素?在“撤三”案件中对“系列”商标从严掌握证明标准,是否具有足够的依据?“他山之石,可以攻玉”,国际公约及国外已有的法律条文、判例,虽未必应该照搬照抄,但至少可资借鉴。