前言
2024年8月,历时十三年的荣华月饼商标侵权及不正当竞争案,最高院作出再审判
①
,认定香港荣华公司月饼包装装潢中的“荣华月饼”属于知名商品特有的名称,被诉侵权商品对“荣华”“荣华月饼”的使用构成对香港荣华公司知名商品特有名称的仿冒,构成不正当竞争。
可见,“知名商品特有名称”、现法称“有一定影响的商品名称”可为因商标注册意识不足未能及时对所使用标识进行注册的使用者提供的一种维权路径,其权利的主张值得探究。
实践中,“有一定影响的商品名称”可认定为一种已产生识别商品来源功能的未注册商标,而《商标法》中关于已使用未注册商标的保护规定主要为第十三条及第三十二条。
其中,第十三条是关于未注册驰名商标的规定,而第三十二条则涉及有一定影响的未注册商标,而从两个法条的具体内容可见,未注册驰名商标除可限制他人注册外还可禁止其使用,而有一定影响的未注册商标则仅规定限制他人不正当抢注。
但这更多是从商标注册制度的稳定性出发,并不意味着有一定影响的未注册商标无法要求他人停止侵权。
/
该类未注册商标经长期使用,已产生识别商品来源功能,为防止他人模仿及造成市场混淆,维护公平的市场竞争秩序,有必要对其进行保护。
《反不正当竞争法》中对“有一定影响的商品名称”进行保护正是对有一定影响的未注册商标保护的补充,故从其立法目的来看
,实际是为有一定影响的未注册商标提供的一种补充保护路径。
根据《反不正当竞争法》第六条一款规定,经营者不得擅自使用与他人有一定影响的商品名称相同或近似的标识,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。
这是“有一定影响的商品名称”受保护的法律依据,其作为一种具备识别商品来源功能的未注册商业标识被保护,进而规制市场上的搭便车、仿冒等不正当竞争行为。
《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第四条规定,“具有一定的市场知名度并具有区别商品来源的显著特征的标识,人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识。人民法院认定反不正当竞争法第六条规定的标识是否具有一定的市场知名度,应当综合考虑中国境内相关公众的知悉程度,商品销售的时间、区域、数额和对象,宣传的持续时间、程度和地域范围,标识受保护的情况等因素。”
根据目前的法律及司法解释规定,“有一定影响”并未有较明确的标准,但司法实践中普遍认为,“有一定影响”的知名度认定标准介于普通注册商标与驰名商标之间,即只要求其在一定或特定区域具有一定的市场知名度即可,并不要求其达到全国范围内相关公众知晓的程度。
山楂树下再审案中
②
,最高院再审认为,
在我国境内具有一定市场知名度,并非要求相关产品在全国范围内均具有一定的市场知名度。根据冠芳可乐公司对其冠芳牌的“山楂树下”商品广告宣传时间、程度、地域范围以及商品销售的区域等方面的证据,可以认定其在2016年以前我国境内具有一定的市场知名度。原审法院认为 “山楂树下”商品尚不能达到在全国范围内知名,不符合反不正当竞争法及相关司法解释对知名商品地域范围的规定,原审法院对此适用法律错误。
“有一定影响的商品名称”必然系对应的某种具体商品,那在主张权利时,能否禁止他人在类似商品上使用近似标识?
《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第十二条第一款规定,“人民法院认定与反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识相同或者近似,可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法。
”即“有一定影响的”标识近似判定亦是参照商标的近似判定方法,结合其立法目的是对未注册商标的补充保护,其必然是可以禁止他人在类似商品上使用近似标识的。
南京中院在(2019)苏01民初1093号案
③
裁判要旨中亦指出,
“在不正当竞争案件审理过程中,对于原告已经取得一定影响力的商品名称、包装装潢,其他主体在相同和类似商品或服务上使用与其相同的商品名称及相似的包装装潢的行为,容易导致消费者混淆,构成不正当竞争。”
实践中,有一定影响的商品名称经过长期使用后获得识别商品来源的显著性,而后获准注册为商标的可能性较高,如前所述,“有一定影响的商品名称”是对未注册商标的补充保护,那若其后来获准注册为商标,是否会影响其“有一定影响的商品名称”的行使?
“58同城”案
中
⑤
,
一审北京朝阳法院认为
,
国家工商行政管理局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第3条第3款规定,本规定所称知名商品特有的名称,是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。但该名称已经作为商标注册的除外。
但该项规定
并不意味着一旦知名商品名称作为商标注册就不再受《反不正当竞争法》的保护
。
本案中,一方面,五八房地产公司在企业名称中对“五八同城”的使用并非突出使用的商标使用行为,五八信息公司亦未以侵害商标权为由主张权利;
另一方面,虽“58同城”商标已经被五八信息公司于2012年核准注册,但五八房地产公司将“五八同城”在企业名称中使用始于2009年,此时“58同城”商标尚未注册,五八信息公司无法依据在后取得商标权利制约五八房地产公司的在先行为;对于商标注册之前的侵权行为,五八信息公司依据知名商品特有名称主张并无不妥。二审北京三中院维持原判。
可见,既然“有一定影响的商品名称”系对未注册商标的补充保护,在该商品名称未核准注册为商标时,其已然可以依据反不正当竞争法获得保护,那在其因为具有显著性而获准注册为商标后,其(影响力较普通注册商标更强)保护更不应受到影响。
若“有一定影响的商品名称”被他人仿冒注册为商标,商品名称的权利人能否直接通过民事程序禁止他人注册商标的使用?这在司法实践中存有一定争议,对此,笔者认为可参考“字号禁用商标”的维权路径进行主张。
在所内同事撰写的
《花城方图|“字号禁用商标”的法律依据与案例总结》
一文中曾介绍了“字号禁用商标”的维权路径。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条一款规定,“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百一十九条规定的,人民法院应当受理。
”
笔者认为,在先商品名称与在先字号同为合法的在先权利,故“有一定影响的商品名称”的在先权利主张应当与在先字号权主张相同,亦应可以通过民事程序禁止他人注册商标的使用。
在“乐蜂网”知名服务特有名称案中
⑥
北京朝阳法院认为
,
海圣康泰公司和东方风行商贸公司均销售保健食品,海圣康泰公司注册含有“乐蜂”字样的商标,在使用中容易使消费者混淆误认,侵犯了东方风行商贸公司在先的合法权利。故海圣康泰公司该商标虽经注册,却不具备实质上的合法性,不能以此作为不侵权的抗辩事由。海圣康泰公司此举具有抢占东方风行商贸公司市场份额,获取不正当利益的主观意图,构成了对东方风行商贸公司的不正当竞争,应当为此承担停止侵权、赔偿经济损失的法律责任。
在(2021)最高法民再265号“荣华月饼”再审判决书中,最高院指出,
虽然香港荣华公司不能以在后获得的“荣华月饼”知名商品特有名称否定在先商标权人对注册商标的合法正当使用,但判决中亦明确商标权人在使用注册商标时应严格依其注册商标形式使用。
从其表述来看,
笔者认为,香港荣华公司“荣华月饼”知名商品特有名称之所以不能否定他人对注册商标的使用,主要因为其知名商品特有名称是在后获得。
反言之,若知名商品特有名称为在先获得,他人注册商标是对该在先知名商品特有名称的仿冒,则不排除在先的知名商品特有名称通过民事诉讼禁用他人注册商标的可能性。
“有一定影响的商品名称”作为未注册商标的补充保护路径,是当权利人因客观原因无法登记注册相关标识或者因缺乏登记注册意识而未能及时注册相关标识时,可据以主张的权利。对防止混淆、维护市场秩序具有重要意义。
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