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道方图说|浅谈外观专利无效宣告请求的方法

道方图说  · 公众号  ·  · 2024-07-12 20:38

正文



制造行业中诸多产品都可能被注册外观设计专利,从而以外观设计专利实现“合法垄断”的目的,企业通过起诉专利侵权行为,对其他商家进行打击、妨碍其业务发展和产品销售。而专利无效是专利侵权中经常应用的对抗手段,在日常专利诉讼中被告可以通过专利无效请求打击原告的权利基础,从而取得根本性胜利。




一、外观设计专利无效请求的理由


《专利法实施细则》(2023修订)第69条规定:依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向国务院专利行政部门提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。


前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第十九条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第十一条、第二十三条第二款、第四十九条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。


《专利法实施细则》修订后关于外观专利的无效理由总结如下:


1、违反诚实守信原则: 根据《专利法实施细则》(2023)第11条的规定,申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。这条无效理由是这次细则修改后新出现的无效理由,主要用于打击专利非正常申请现象,减少“碰瓷”式的维权情况的出现。


2、不符合授权专利权的客体: 《专利法》第2条第4款规定,外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。


《专利法》第25条规定,对下列各项,不授予专利权:(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。


3、不符合授权专利权的主题: 《专利法》第5条规定,对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。


4、不符合授权专利权的条件: 《专利法》第23条规定, 授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。(不属于现有设计)


授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。(不具有明显区别)


授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。(与他人在先合法权利冲突)


本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。


5、申请文件存在缺陷: 《专利法》第27条第2款,申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。(外观图片不清楚)


6、违反其他审查批准程序:


(1)修改超范围

《专利法》第33条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围, 对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。


(2)分案申请超范围

《专利实施细则》第49条第1款规定,依照本细则第四十八条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。


(3)重复授权

《专利法》第9条规定, 同样的发明创造只能授予一项专利权。

以上就是关于外观专利无效宣告请求的理由。在实务中,因为国家知识产权局对外观专利申请并没有对其实质审查,故除了《专利法》第23条这个无效理由外,其他无效理由在外观专利审查时国家知识产权局已经审查过一遍,无效宣告请求程序中基本用不到。



二、外观专利无效宣告请求的客体


无效宣告请求的外观专利应当是已经公告授权的专利,包括已经终止或者放弃(自申请日起放弃的除外)的外观设计专利。外观专利被无效后,专利权视为自始至终不存在。



三、外观专利无效宣告请求的主体


《专利法》第45条规定:自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。



四、如何做外观专利无效证据的检索


针对外观设计专利提起无效宣告请求的法律依据主要为《专利法》第23条,概括为以下三点,即授予专利权的外观设计:1. 既不属于现有设计也不属于抵触申请;2. 与现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别;3. 不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。


综上,对于外观专利无效的证据为现有设计,即涉案专利申请日前已经公开的文件,公开的对比文件的搜索渠道包括但不限于专利、论文期刊、新闻报道、教科书、工具书、微信朋友圈、公众号、短视频、购物平台的照片、论坛文章。需要注意的是,这里的公开不要求有人知道,只要一般人能用正常手段获取文件,这份文件就算是公开。下面讲述一些简单的检索工具和方法。



1、外观专利对比文件检索


现在有很多专利检索平台支持图片检索外观专利,如智慧芽、incopat、soopat,笔者主要用到incopat、soopat 这两个专利检索工具。soopat的检索界面比较简洁,功能比incopat多,还能转换成线稿图,且收费便宜,检索界面如下:


Incopat比soopat检索界面要简单些,功能也少,操作起来对新手比较友好,但收费较贵,检索界面如下:



若要做模糊的搜索,可以先把涉案专利的图片拖进去,日期填申请日以前,就能检索出与涉案专利图片相似的外观专利。若想做比较精细的检索,需要把外观专利的产品关键词补充上去,洛迦诺分类号可以点击右边的“选择”或“查看外观分类表” 按钮查看选择具体的分类号,这样可以检索出与涉案专利相同或类似产品的外观专利。


如果想检索精准一些,建议分部件检索。举个水杯的例子,如果把涉案外观去当做一个整体,去进行专利检索,那么检索出来的效果非常之差,因为水杯包含的2个特征瓶身、瓶盖都要出现在整体检索中,检索出相似的结果就会很少。 如果瓶身、瓶盖 分开检索,那搜出相似部件的结果就会增多,甚至还能找出与涉案外观实质相同或近似的现有设计,得到意想不到的收获。



2、利用搜索引擎识图功能


现在支持以图搜图的检索引擎已经很多了,这对外观专利检索提供了很多便利,以下推荐几个常用的以图搜图检索引擎。


(1)必应的视觉搜索搜寻 ,网址:https://cn.bing.com/visualsearch?mkt=zh-CN


(2)百度图片搜索 ,网址:https://image.baidu.com/


(3)google智能镜头搜索 ,网址:

https://www.google.com/imghp?hl=zh-CN&authuser=0&ogbl



(4)搜狗图片搜索 ,网址:https://pic.sogou.com/



3、利用国内购物平台搜索


现国内淘宝、京东、拼多多、抖音等平台都有识物的功能,大部份按钮在搜索框右边的相机图标,点击进去对着涉案专利就能检索相似商品,再根据商品链接的上架时间或最早的评论时间确定是否现有设计,部分操作界面分别如下:





4、知乎、微博、微信公众号等社交平台搜索


与上述的购物平台类似,知乎、微博、微信公众号等社交平台都是可以检索的方向。如果一个外观专利如果检索不到相似的专利,说明该专利有可能是专利权人自己设计的,这种情况下可以优先考虑检索跟专利权人相关的网络商业宣传的信息,尤其是其官网、旗舰店、官方微博等等;至于优先选择新浪微博、微信公众号,主要是其发布的可信度高,内容及时间的真实性可以得到复审委的认可。




五、外观专利无效宣告请求申请书正文模板


无效宣告请求书


针对专利号为XXXXXXX,申请日为XXXX年XX月XXX日,授权公告日为XXXX年XX月XX日,名称为“XXXX”的外观设计专利(以下简称涉案专利),无效宣告请求人根据《专利法》第45条及《专利法实施细则》第69条之规定,请求专利复审委员会宣告该专利无效,具体的无效理由和依据如下:


一、对证据的论述

对比文件1:专利号为ZLXXXXX,专利名称为“XXXX”的外观设计专利,申请日为XXXX年XX 月XX 日,授权公告日为XXXX年XX 月XX 日。

对比文件2:专利号为ZLXXXXXXX,专利名称为“XXXX”的外观设计专利,申请日为XXXX年XX月XX 日,授权公告日为XXXX年XX月XX日。

对比文件1和对比文件2的授权公告日均早于涉案专利的申请日,属于现有设计。


二、对涉案专利的描述

涉案专利为名称 “XXXX”的外观设计专利,简要说明记载设计要点在于XXXX。

该XXX由XX、XX和XXX组成:XXXX(描述各部件的关系)


三、无效理由

1、涉案专利与对比文件X的设计特征相比相同或实质相同,不符合专利法第23条第1款的规定。


涉案专利的设计特 征与对比文件X的设计特征对比如下:

对比文件X与涉案专利相比,对比文件X公开了XXX设计特征,两者相比,对比文件X的XX设计特征与涉案专利的XX设计特征相同(实质相同),故涉案专利属于现有设计,不符合《专利法》第23条第1款的规定。


2、涉案专利与对比文件X、对比文件Y、对比文件Z结合的设计特征相比不具有明显区别,不符合专利法第23条第2款的规定。


涉案专利与对比文件X、对比文件Y、对比文件Z都由XX、XXX和XXXX组成,XX、XXX和XXXX各个部分均为可以从整体设计中分离出来的独立部分,是独立的设计特征。







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