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龙涵琼 | 恶意受让商标的法律剖析与未来规制探索

知产前沿 · 公众号 · · 2024-07-13 08:38

正文

一、恶意受让商标的概念

二、关于“恶意”的立法及司法分析

（一）“恶意”的立法规定

（二）受让商标之“恶意”的司法视角

三、探索恶意受让商标行为的未来法律规制

（一）恶意注册善意受让的规制亦有反例

（二）恶意受让行为可能违反诚实信用原则、违背商标法立法目的

四、结语

为了促进风清气正的商标注册管理秩序，营造良好的创新与营商环境，我国正在加强对商标恶意囤积和恶意抢注行为的整治，重点打击违反诚实信用原则、违背公序良俗，谋求不正当利益，并扰乱商标注册秩序的典型违法行为，如“囤商标”、“傍名牌”、“搭便车”、“蹭热点”等行为。然而，目前的整治工作主要聚焦于恶意注册行为。实际上，除恶意抢注之外，一些民事主体出于“傍名牌”、“搭便车”的目的，购买他人“善意”注册商标的情况也时有发生。本文将深入剖析有关恶意受让商标的相关立法与司法实践，并对未来的法律适用提出一些探索性思考。

一、恶意受让商标的概念

恶意受让商标，与恶意注册商标相对，恶意注册商标是指在商标权的原始取得时，商标注册人在申请注册商标的过程中存在着抢注他人在先使用商标或者摹仿他人驰名商标等主观恶意；而恶意受让商标是指在商标权的继受取得时，商标受让人在受让商标时存在主观恶意，例如以仿傍他人知名商标的商誉为目的而受让与他人知名商标近似的商标等。

从商标法体系和司法实践的角度来看，绝大多数情形下所讨论的“恶意”，指向的都是商标权原始取得或商标使用的恶意，很少涉及商标权继受取得的恶意。例如，立法上，商标法第四十四条第一款关于恶意的规定以及诚实信用原则等条款都仅限制在“申请注册”、“使用”环节。司法实践中，对于商标法第四十四条第一款的适用，法院在大多数案件中也仅讨论商标权的原始取得是否存在恶意，即便继受取得为善意，后续受让主体的善意也无法改变商标“以其他不正当手段取得注册”的本质。

二、关于“恶意”的立法及司法分析

（一）“恶意”的立法规定

在现行2019年《商标法》体系下，规制“恶意”的条款包括第四条 ^[1] 、第七条 ^[2] 、第十五条 ^[3] 、第三十二条 ^[4] 、第四十四条第一款 ^[5] 、第四十五条第一款 ^[6] 。

从上述条文的字里行间中，都可以看出商标法所规制的“恶意”是恶意取得注册的行为，或者还包含恶意使用行为，但对于恶意受让的行为并未予以规定。

2023年1月13日国家知识产权局发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》中，第九条规定的诚实信用原则针对的行为改为了“申请注册商标和行使商标权”的行为 ^[7] ，第二十二条规定了“商标恶意注册申请”的相关情形 ^[8] ，其他的条款内容与2019年《商标法》的规定内容基本一致。由此可知，该征求意见稿所规定的“恶意”主要针对的依然是恶意注册行为，即商标权的原始取得，而不包括恶意受让行为，即商标权的继受取得。

（二）受让商标之“恶意”的司法视角

司法实践案例大都与上述法律规定一致，法院对于“恶意”的审查焦点亦着重于商标申请注册时的恶意。

早在2005年，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院就认为“恶意”的判断应以商标申请注册时为准。在广州柏丽雅日化有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会争议一案 ^[9] 中，该案争议商标“太阳神”商标由原申请人于1991年11月申请，1992年10月注册，1999年2月转让给该案原告，第三人于2003年7月提出商标争议裁定申请。北京市第一中级人民法院就提出，“由于本案是以引证商标是驰名商标为由对争议商标提出的裁定撤销申请，判断争议商标的申请人是否具有恶意，应当以争议商标的申请日为时间点，即争议商标的申请人在1991年11月4日申请时是否具有恶意。”“同时，商标法第四十一条第二款中的‘恶意注册’应当指商标注册人的‘恶意注册’行为，不应当包括商标的恶意受让行为，所以，本案对争议商标的受让人是否存在恶意没有评判的必要”。北京市高级人民法院在二审中虽然未对商标法第四十一条第二款具体予以评述，但其在论述是否能因“驰名商标”和“恶意”突破5年期限限制时，依然将争议商标申请注册时的恶意作为“恶意”的判断标准，认为引证商标在争议商标申请注册时即已达到驰名程度，争议商标的原申请人应当知悉引证商标的存在，具有模仿、攀附引证商标的恶意，最终认定争议商标应予无效。

后来北京知识产权法院的观点也基本一致。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司诉原商标评审委员会无效宣告(商标)一案 ^[10] 中，该案争议商标“BRECO”商标由原申请人于2004年5月申请注册，于2012年1月核准注册，2013年4月被核准转让至第三人。2013年11月原告提出撤销注册申请。北京知识产权法院认为，从2001年《商标法》第四十一条一款的文义上看，规范的行为限定在申请商标注册行为，并不能解读出包含受让行为，“故如果以适用该条为前提，本案无需审查艾艾精密公司（第三人）与金菱公司（原申请人）在2013年4月18日受让涉案争议商标时是否存在欺骗或者不正当手段的事实。”该案二审判决并未涉及关于2001年《商标法》第四十一条一款的论述，也未涉及争议商标的注册是否恶意的问题，但最终维持了一审判决。

在嘉兴市欧普电器有限公司诉欧普照明股份有限公司等侵害商标权纠纷一案 ^[11] 中，北京市高级人民法院的判决以及法官的案例分析更进一步地明确了，商标权正当性的判断应当以原始取得是否存在恶意为准，至于受让人是否存在恶意，无需予以考虑。在该“欧普”商标侵权案件中，涉案权利商标“欧普”于2001年6月核准注册，2007年和2009年经历两次转让后，又于2013年12月转让至原告。原告于2015年针对被告提起商标侵权诉讼，主张后者在换气扇商品上使用“欧普”等标识的行为构成商标侵权。被告在该案中主张，原告明知被告“欧普”等商标具有极高知名度，仍然恶意注册“欧普”商标，注册不成又受让涉案权利商标，其提起本案诉讼构成权利滥用。对此，再审法院北京市高级人民法院认为，“我国现行商标法仅禁止以欺骗或者不正当手段取得商标注册的行为，未禁止以欺骗或者不正当手段受让已经获准注册的商标的行为。（略）无论原告恶意受让取得涉案商标的事实是否成立，本院对被告的主张均难以支持。”

该案再审法官蒋强曾在分析该案时提出，商标权的原始取得是否合法，即决定了后续该商标权是否合法，与商标受让过程中的恶意无关。如果涉案商标从未发生转让，该商标的原注册人有权要求欧普照明公司停止侵权、赔偿损失，涉案商标转让后，受让人也有权对欧普照明公司的侵权行为主张权利。此外，蒋法官还认为，“嘉兴欧普公司等此前在灯具等商品上对欧普照明公司等实施的侵权行为，虽应在其他案件中承担相应的侵权责任，但与本案在法律上不能产生抵消的效力。” ^[12] 可见，北京市高级人民法院对于受让取得涉案权利商标的嘉兴欧普公司的恶意可能已经有所了解，但其在判断商标权利的取得是否具有恶意时，主要考虑的依然是原始取得的恶意，而不考虑继受取得的恶意。只要原始取得是正当的，后续商标权利的转让是否具有恶意，均不会影响权利的正当性。

虽然受让是否存在恶意不能成为商标权正当性的决定性因素，但商标申请人同时存在恶意受让其他商标情形的，可以成为法院认定是否构成“以其他不正当手段取得注册”的考量因素。在国家工商行政管理总局商标评审委员会诉盖璞商标异议复审二审案件 ^[13] 中，北京市高级人民法院认为，“除被异议商标外，麦克英孚公司还申请或受让有‘BABYGAP’、‘Ladybird’、‘teamtex’、‘Aubert’、‘nania’、‘osann’、‘BEBERUS’等多个与他人知名婴童品牌相同或相近的商标，具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意以及利用他人在先商标声誉谋取不正当利益的意图，不具备注册商标应有的正当性，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。”北京市高级人民法院最终参照2001年商标法第四十一条第一款的立法精神，认定该案被异议商标不应予以核准。

三、探索恶意受让商标行为的未来法律规制

虽然说，根据目前的商标法体系和司法实践，商标法第四十四条第一款、第四十五条第一款等规定中所考虑的恶意，都是“取得注册”或“注册”的恶意，也就是商标权原始取得的恶意，对于继受取得的恶意是不予以考虑的。甚至根据前述“欧普”案的北京市高级人民法院的观点，商标权原始取得的合法性和正当性可以一直延续，受让人的恶意不应当影响商标权的效力和行使。然而，正如商标权原始取得恶意、继受取得为善意的情形在某些案例中被认可商标权的正当性一样，未来的司法实践是否也有可能根据案件的具体情况考虑受让人在受让和使用商标时的恶意，否定商标权的正当性。

（一）恶意注册善意受让的规制亦有反例

绝大多数案例中，法院主要依据原始取得的恶意认定商标权的正当性，但依然存在反例。

在哈罗出行（北京）科技有限公司诉国家知识产权局商标无效宣告一审案件 ^[14] 中，该案诉争商标“哈啰”由北京大大文化中心于2016年10月申请注册，2018年1月核准注册，2018年8月转让至第三人，而第三人正是“哈罗单车”和“哈啰”等品牌的所有人。北京知识产权法院认为，“本案中，虽诉争商标由北京大大文化中心申请，但根据在案证据，本案第三人受让诉争商标后积极投入使用，并已具有一定知名度，可证明其对诉争商标具有真实的使用意图。其次，原告未提交证据证明第三人与北京大大文化中心具有某种特定关系或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络，其双方转让行为系规避法律规定的恶意转让。因此诉争商标不构成‘其他不正当手段取得注册’的情形。”该案二审以撤回上诉结案。

此外，在拉多芮国际股份有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标无效宣告二审案件 ^[15] 中，在认定该案诉争商标是否构成商标法第四十四条第一款规定“以其他不正当手段取得注册”的情形时，北京市高级人民法院认为，“虽然诉争商标的原申请人申请注册了106件商标，不排除其具有商标囤积行为，但是本案诉争商标已经转让给奥商公司，且拉多芮公司未能证明徽商公司（诉争商标原申请人）与奥商公司之间存在恶意串通的情形，在诉争商标不违反商标法其他规定的情况下，如果宣告诉争商标无效，对于合法受让诉争商标的奥商公司将产生不利影响。因此，在适用该项规定时，应当结合个案的情况进行判断，拉多芮公司关于其他无效案件中商标评审委员会认定徽商公司不正当行为不是本案诉争商标应被宣告无效的当然理由。”

既然在特定案件中，即便原始取得恶意、受让无明显恶意的，商标权的正当性可以得到认可，那么在注册无明显恶意、但受让存在恶意的情况下，也应当具有根据案件特殊情况质疑商标权的正当性的可能性。

（二）恶意受让行为可能违反诚实信用原则、违背商标法立法目的

首先，诚实信用原则作为民法领域的主要原则之一，甚至被誉为“帝王条款”，应当适用于所有的民事活动，商标受让行为亦属于其中之一。陕西省高级人民法院在西安热爱科技有限公司、西安元贝科技有限公司与南京元贝信息技术有限公司不正当竞争纠纷二审案件 ^[16] 中认定，带有攀附他人商誉目的恶意受让商标，属于违反诚实信用原则的行为，该法院认为“上诉人西安热爱公司在知晓南京元贝公司使用‘元贝’字样作为标识和企业名称进行驾驶员培训经营的情况下，不但不予以合理避让，反而积极地寻求受让涉案‘元贝’注册商标，且受让的商标又属于以不正当手段取得注册的商标，具有攀附他人商誉、损害他人合法权益的明显意图，违反了诚实信用原则”。诚实信用原则要求民事主体恪诺守信，善良地行使权利和履行义务，不遵守该原则的行为，在法律上应当受到否定性评价，并应当承担不利的法律后果。恶意受让行为亦应当被纳入诚实信用原则的规范和考量范围，否则商标转让可能成为某些恶意仿傍者利用制度缺陷逃避法律责任的工具。

其次，商标法的立法目的包括确立和维护商标管理制度、保护商标专用权、维护商标信誉、保障消费者和生产、经营者的利益等。然而，在仅考虑原始取得的恶意，不考虑继受取得的恶意时，在特定情形下可能会与商标法立法目的相背离。在商标注册满5年的情况下，商标法第三十条等不考虑恶意的相对条款无法适用，需要通过“驰名”加“恶意”来突破五年期限，或者通过证明“恶意”适用绝对条款。在此情况下，若无法证明原始申请人的恶意，商标权人的合法权利通常难以获得保护。这就使得某些投机取巧的仿傍者有了可乘之机，他们可以选择购买注册较早的与他人有一定影响的品牌相近似的商标并投入使用，这无疑给品牌所有人的维权带来了巨大的挑战，尤其是对于那些虽然具有一定市场声誉却无法通过驰名商标获得强有力保护的品牌而言。在此情况下，品牌所有人的商标权利无法排除仿傍者的侵害，其经过长期经营所获得的品牌信誉无法获得有力的保护，仿傍者的使用造成的市场混淆，亦损害了消费者的利益，这明显与商标法的立法宗旨相悖。

四、结语

在现有体系下，恶意受让商标的行为通常难以直接规制，但该行为对市场秩序和公平竞争的确会带来不良影响。从商标权利人的角度来说，为了在现行制度下更有效地保护自己的权益，应当及时进行商标监测，针对恶意受让的商标，尽可能在五年期限内使用商标法第三十条等相对条款打击相同或近似的商标，亦可以通过调查受让人与原始申请人之间的特定关系等相关证据，增加适用商标法第四十四条第一款等绝对条款的无效成功率。然而，未来能否从诚实信用原则、商标法立法目的等角度出发，在立法和司法实践中加大对恶意商标受让行为的打击力度，也是值得深入探讨的议题。

注释（上下滑动阅览）

【1】《商标法》第四条：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

【2】《商标法》第七条：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

【3】《商标法》第十五条：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

【4】就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

【5】《商标法》第三十二条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

【6】《商标法》第四十四条第一款：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

【7】《商标法》第四十四条第一款已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

【8】《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》第九条第一款：【诚实信用与禁止权利滥用原则】申请注册商标和行使商标权，应当遵循诚实信用原则。

【9】《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》第二十二条：【商标恶意注册申请】申请人不得恶意申请商标注册，包括：（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的；（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；（三）申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的；（四）违反本法第十八条、第十九条、第二十三条规定，故意损害他人合法权利或者权益，或者谋取不正当利益的；（五）有其他恶意申请商标注册行为的。

【10】参见北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第203号行政判决书、北京市高级人民法院 (2005)高行终字第397号行政判决书。

【11】参见北京知识产权法院（2015）京知行初字第139号行政判决书。

【12】参见北京市高级人民法院(2018)京民申4136号民事裁定书。

【13】蒋强.商标“恶意受让”概念的证伪[J].中华商标,2019(06):39-43.

【14】参见北京市高级人民法院(2016)京行终3827号行政判决书。

【15】参见北京知识产权法院(2020)京73行初11399号行政判决书。

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