区别技术特征的合理划分｜最高法院典型案例

庞某与国家知识产权局及原审第三人北京某新技术开发有限公司专利权无效行政纠纷案

编写｜最高人民法院 罗霞  张楠

1.技术方案是由技术特征组合形成的一个整体,技术特征相互之间存在配合关系。对于技术特征的理解,应当综合考虑其在整体技术方案中实现的相对独立的特定技术功能、产生的技术效果以及所运用的技术手段,不应割裂该技术特征与其他技术特征之间的有机联系,忽视其在整体技术方案中所发挥的作用。

2.要在全面、准确理解相关技术方案的基础上,合理划分技术特征,并确定区别技术特征是否被公开。在判断现有技术公开的某一技术特征与区别技术特征是否相同时,应考虑它们在各自技术方案中所起到的作用是否相同。

3.当区别技术特征未被对比文件公开亦非公知常识时,本领域技术人员难以将该区别技术特征引入最接近的现有技术,含有该区别技术特征的权利要求中请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说已属非显而易见。

本案在二审阶段的争议焦点为本专利权利要求 1 是否具备创造性 , 涉及的问题有 :

1.本专利“唯一性标志”的理解以及区别技术特征A中“在被追溯产品上设有唯一性标志(2)”是否被证据1公开;

2.证据2公开的防伪识别方法与区别技术特征A中限定的方法是否相同;

3.证据3是否公开了区别技术特征A;

4.证据2、证据3是否给出了利用区别技术特征A来解决本发明解决的技术问题的技术启示。

最高人民法院二审认为:

(1)对于技术特征的理解应当综合考虑其在整体技术方案中实现的相对独立的特定技术功能、产生的技术效果以及所运用的技术手段。庞某上诉主张区别技术特征A的一部分特征“在被追溯产品上设有唯一性标志”已经被证据1公开,证据1未公开的是唯一性标志在本专利权利要求1中的消费者核验方式。庞某的上述主张未整体考虑唯一性标志这一技术特征在进行验证时与其他技术特征的配合对应关系。这种碎片化的理解,脱离了该技术特征在技术方案中的作用,既不符合本领域技术人员对技术特征的认知,也不符合专利申请文件的基本撰写要求。

(2)对于区别技术特征A的验证方式的理解不能脱离唯一性标志与消费验证码以及流通信息之间的相互配合关系,要在全面、准确理解相关技术方案的基础上,分解技术特征,并确定区别技术特征是否被证据所公开。证据2公开的是在使用条形码明码和暗码进行防伪验证时,条形码暗码与条形码明码作为验证入口,分别扫描,分别进行真伪验证,并未公开仅将其中一个条形码作为验证入口进行验证的技术方案,亦没有使用唯一性标志与消费验证码及产品流通信息进行对应核对。故证据2公开的防伪识别方法与区别技术特征A采取的技术方案并不相同。

(3)在判断现有技术公开的某一技术特征与区别技术特征是否相同时,应当考虑它们在各自技术方案中所起到的作用是否相同。区别技术特征A限定了从信息码读取唯一性标志与消费验证码以及产品流通信息进行配合。证据3虽然公开了用于唯一标记产品的唯一性标志,但没有公开验证码,缺少相互配合进行唯一对应的防伪验证方式。可见,证据3中虽然公开了名称为“唯一性标志”的技术特征,但以该技术特征为构成要素的证据3的防伪验证方式,与区别技术特征A中涉及唯一性标志及其在防伪验证中起到的作用和使用方法并不相同。难以认定证据3公开了本专利区别技术特征A。原审法院关于证据3未公开信息码和唯一性标志之间的配合关系,因此未公开区别技术特征A的认定正确。

(4)发明是否具备《专利法》第22条第3款规定的创造性,需要判断对本领域的技术人员来说,要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。通常按照以下三个步骤进行:第一,确定最接近的现有技术;第二,确定发明与最接近的现有技术之间的区别技术特征,根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题;第三,从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在判断是否显而易见的过程中,要确定现有技术整体上是否存在技术启示,即是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际要解决的技术问题的启示。这种启示使本领域的技术人员面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。本案中,现有技术是否公开了区别技术特征A是判断整体上存在启示的基础。如上所述,区别技术特征A均未被证据1、证据2和证据3所公开,区别技术特征A亦非公知常识。在这种情况下,本领域技术人员难以将区别技术特征A引入到证据1以解决本发明实际要解决的技术问题,含有区别技术特征A的权利要求1请求保护的技术方案,对本领域的技术人员已属非显而易见。此时,分析在证据1基础上能否结合证据2、证据3得到本专利权利要求1技术方案的技术启示,已无必要。

综上所述,庞某关于涉案专利权利要求1相对于证据1、证据2、证据3的结合不具备创造性的理由不能成立。由于权利要求2-7直接或间接引用了权利要求1,庞某关于权利要求2-7不具备创造性的理由亦不能成立。庞某的上诉请求不能成立,应予驳回。被诉决定对涉案专利权具备创造性的认定正确,程序合法。原审判决认定事实清楚,适用法律及判决结论正确,应予维持。依照《行政诉讼法》第89条第1款第1项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。

本案是 “产品质量追溯防伪系统及追溯防伪方法”发明专利权无效纠纷二审案件 , 涉及《专利法》第 22 条第 3 款关于创造性的评价。本案的典型性在于 , 技术特征 “唯一性标志”存在于区别特征 A 中 , 区别特征 A 由多个技术特征组成。如何理解其中的技术特征 , 如何判断该区别技术特征是否被公开 , 以及在创造性 “三步法”的判断中 , 能否不再进行技术启示的判断 , 在没有证据表明区别技术特征已经被公开时 , 径行认定不具备创造性。

一、认识技术方案要求应从整体技术方案出发对技术特征进行理解

专利申请中请求保护的技术方案与现有技术方案是否存在区别技术特征以及如何理解区别技术特征,是判断技术方案可专利性的重要前提。技术特征的理解是当事人在专利行政授权确权以及专利侵权纠纷中的“兵家必争之地”。认定权利要求与最接近现有技术之间的区别技术特征,应当以权利要求记载的技术特征为准;未记载在权利要求中的技术特征不能作为对比的基础,当然也不能构成区别技术特征。对于如何确认区别技术特征,《专利审查指南》没有明确指出。实践中,与同一个现有技术方案相比对,有可能出现认定区别特征的不同结果。有将权利要求文字记载中不同于对比文件的内容均确认为区别技术特征,如将名称相同的部件确认为相同的技术特征,名称不同的部件确认为不同的技术特征;也有从技术特征所起的功能或作用出发,以相对独立实现技术功能作为标准划分区别技术特征。发明和实用新型的技术方案的判断主体是“所属领域技术人员”,该主体对技术内容本身的认知是理解技术特征的基础。应当以其所属领域的知识,理解申请要求保护的技术内容以及现有技术实际上公开的技术内容,并将其与最接近的现有技术公开的技术特征进行逐一对比。在理解技术特征的含义以及对比文件技术方案的范围时,应当考虑请求保护的技术方案的整体内容以及对比技术方案的整体内容,避免局限于技术特征本身的理解忽视了整体技术构思;尤其是区别特征是由几个技术特征组成并包含多个技术手段时,整体理解技术方案就显得更为重要。否则,从技术特征本身出发容易忽略技术特征间的联系,导致脱离技术方案本身而进行错误的比对,出现事实认定的偏差,尤其是在技术方案中存在相互不可分开的技术特征时更应注意。本案对于区别特征A中“唯一性标志”的理解,凸显了对于技术方案进行整体理解的审判思路。

二、技术方案是由技术特征组合形成的一个整体,技术特征相互之间存在配合关系

本案的区别特征A是由多个技术特征组成的区别技术特征,这是本案对存在争议的“唯一性标志”进行理解的前提。本案区别特征A是:本专利的防伪凭证还包括唯一性标志,并且,在消费验证时,消费者通过与数据库服务器(1)联网的公众查询终端(6),利用附着在被追溯产品上的产品追溯防伪凭证(3)上的信息码(8)读取数据处理中心(9)所存储的该产品身份信息和流通信息,并通过产品追溯防伪凭证(3)上的消费验证码(10)进行验证。在消费验证过程中,同时利用在数据库服务器(1)中的数据处理中心(9)中所记录的带有唯一性标志(2)的该产品的产品身份信息和各流通过程中的流通信息,在消费者购买或在执法检查时,通过公众查询终端(6),核实唯一性的该产品的流通过程的流通信息,根据对该产品的唯一性标志(2)、该产品的流通过程的流通信息和消费验证码(10)的唯一对应的核对,实现对该产品是否假冒伪劣识别。

对区别技术特征A中记载的技术特征“唯一性标志”进行准确理解,要明确技术方案是由技术特征组合形成的一个整体。权利要求是解决特定技术问题的技术方案,组成权利要求的每个技术特征都是为解决该特定技术问题服务的。因此,技术特征与技术方案之间以及技术方案中各个技术特征彼此之间存在配合关系。在权利要求记载的技术方案中,技术特征本身和它在该技术方案中所起的作用密不可分,割裂两者会使技术特征脱离技术方案和技术方案所要解决的技术问题,成为简单的技术术语。技术特征在该技术方案中所起的作用,应当是在与其他技术特征配合下发挥的作用,通常不可能是该技术特征具有的所有作用。因此,认识到技术方案是由技术特征组合形成的一个整体非常重要。从本案中请求保护的技术方案可知,区别技术特征A的信息码、唯一性标志以及消费验证码在多个阶段相互配合,信息码是产品防伪验证的入口,利用信息码读取数据处理中心存储的产品身份和流通信息;唯一性标志、消费验证码在读取信息码后进行验证,即利用信息码读取产品的身份信息和流通信息后,利用数据处理中心中所记录的带有唯一性标志的产品身份和流通信息验证。在数据处理中心,唯一性标志与身份、流通信息一同记录以便验证。此外,利用消费验证码进行验证时,唯一性标志仍在发挥作用,即利用数据处理中心带有唯一性标志的产品身份和流通信息。

从某种程度讲,技术特征是受限于技术方案的技术特征,在比对时就必须注意技术特征间的关联。无论是对权利要求请求保护的技术方案中的技术特征事实认定,还是对证据或对比文件中公开的技术方案中的技术特征事实认定,都应当考虑到技术方案中技术特征之间的配合关系。如上所述,本案中,就是将多个技术特征组合而成的区别技术特征A作为技术方案进行了整体理解,从各个技术特征之间的配合关系分析了各技术特征的具体含义。该专利申请中,由于区别技术特征A所限定的各个特征之间彼此存在嵌套的关系,技术特征相互之间存在配合关系;因此,不能割裂该技术特征与其他技术特征之间的联系,忽视其在整体技术方案中所发挥的作用。本案的该裁判观点沿袭了最高人民法院(2014)知行字第43号裁定以及最高人民法院(2015)知行字第195号裁定中的相关审理思路,即对于由多个技术特征组合而成的区别技术特征中“唯一性标志”这一技术特征的理解,要综合考虑唯一性标志这一技术特征在整体技术方案中实现的相对独立的特定技术功能、产生的技术效果以及所运用的技术手段。

三、在全面、准确理解相关技术方案的基础上,分解并确定区别技术特征是否被公开