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标签
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方法专利
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多主体
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全面覆盖
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直接侵权
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案情简介
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涉案专利保护的是一种网络接入认证方法，涉案专利方法并不是产品制造方法，腾达公司（被告/上诉人）制造了被诉侵权产品路由器，路由器售出后，用户在使用该路由器时可以再现涉案专利方法的过程。
最高人民法院认为：
如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。
实务要点：
如果被诉侵权行为人将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定构成专利侵权。
案例索引：
最高人民法院（2019）最高法知民终147号“腾达公司与敦骏公司侵害发明专利权纠纷上诉案”，2021年最高人民法院发布第28批指导案例，将本案列为指导案例159号。
从表面上看，终端用户是专利方法的实施者，但实质上，专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。因此，应当认定被诉侵权人制造并销售被诉侵权产品的行为直接导致了专利方法被终端用户所实施。如果按照专利侵权判断的一般规则，即应当以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征，作为专利侵权的必要条件，那么，仅仅是制造、销售具备可直接实施专利方法功能的被诉侵权产品的行为将难以被认定为侵害专利权的行为。同时，仅认定被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权，不足以充分保护专利权人的利益，因为该测试行为既非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因，也无法从责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害，而专利权人更无权主张虽直接实施了专利方法、但并无生产经营目的的终端用户构成专利侵权。
02
对此，最高人民法院强调
如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。
第一，腾达公司发挥着不可替代的实质性作用。
腾达公司虽未实施涉案专利方法，但其以生产经营为目的制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品，具备可直接实施专利方法的功能，在终端网络用户利用被诉侵权产品完整再现涉案专利方法的过程中，发挥着不可替代的实质性作用。首先，根据前述已认定的事实，被诉侵权产品是具备了可直接实施专利方法功能的路由器。网络用户只需要在正常网络环境下，利用具备上网功能的普通电脑，除了必须需要借助被诉侵权产品之外，无需再借助其他专用装置或依赖其他特殊网络条件，就能完整地实施涉案专利方法，故被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有实质性作用。其次，根据涉案专利说明书的记载，实现强制Portal并非只能通过涉案专利方法来实现，涉案专利方法区别于其他方法的显著特征是在接入服务器内设置了具有重定向功能的虚拟Web服务器，通过该虚拟Web服务器实现强制Portal功能。而被诉侵权产品之所以能够用于实现与涉案专利方法相同的强制Portal过程，正是因为其内部也设置了与涉案专利完全相同的虚拟Web服务器，因此，除了专利权人授权的产品之外，被诉侵权产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代。
第二，侵权行为获得的不当利益与涉案专利存在密切关联。
腾达公司从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益与涉案专利存在密切关联。涉案专利方法并非是实现强制Portal功能的唯一方法，但腾达公司大量制造并销售的涉案3款被诉侵权产品却采用了涉案专利方法来实现强制Portal功能，并且在其官网和大型电商网站的旗舰店上，针对被诉侵权产品的特点功能介绍中，对被诉侵权产品具有的Web认证功能（Web认证过程涉及强制Portal技术）在多处予以公开宣传，本院据此认定腾达公司因涉案专利获得了原本应当属于专利权人的利益。
第三，专利权人的创新投入和利益应得到补偿。
因终端网络用户利用被诉侵权产品实施涉案专利方法的行为并不构成法律意义上的侵权行为，专利权人的创新投入无法从直接实施专利方法的终端网络用户处获得应有回报，如专利权人的利益无法得到补偿，必将导致研发创新活动难以为继。另一方面，如前所述，腾达公司却因涉案专利获得了原本属于专利权人的利益，利益分配严重失衡，有失公平。
03
关于本案系争的法条适用
根据专利法第十一条以及最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条第1款的规定，专利侵权认定，应当以被诉侵权人实施的被诉侵权技术方案全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征为必要条件。由此，专利直接侵权的构成要件可归纳为两个：一是行为要件，即被诉侵权人以生产经营为目的直接实施了专利法第十一条所规定的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为；二是结果要件，即被诉侵权人实施上述行为的结果或过程覆盖了专利权利要求的所有技术特征。
2016年公布和施行的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第21条第1款、第2款作了专门规定：“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”相较于专利直接侵权，上述两类行为的行为人并未完整、直接地实施专利权利要求保护的技术方案，故上述两类侵权行为被称为专利间接侵权。
对于多主体实施方法专利的情形，最高人民法院没有像北京知识产权法院和北京市高级人民法院在西电捷通诉索尼案
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中那样纠结于出厂前后的侵权定性（判断出厂前的测试行为是否构成直接侵权，判断出厂后的行为是否构成帮助侵权），而是认为本案构成直接侵权，并非帮助侵权成立与否的问题。最高人民法院在判决书中分析认为：仅认定被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权，不足以充分保护专利权人的利益，因为该测试行为既非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因，也无法从责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害，而专利权人更无权主张虽直接实施了专利方法、但并无生产经营目的的终端用户构成专利侵权。
最高人民法院在判决书中没有引用司法解释（二）关于间接侵权的规定，而是引用专利法第十一条的规定。原因在于：第一，被诉侵权路由器除了Web认证上网方式外，还具备其他认证上网方式的功能，故被诉侵权路由器并非是仅具有侵权用途的专用品；第二，本案也无证据显示腾达公司对于被诉侵权产品Web认证开启模式下将会覆盖涉案专利权利要求的所有技术特征是明知的。因此，本案并不满足司法解释（二）所规定的专利间接侵权明知、专用品的要件，专利间接侵权相应规范无法直接适用。
最高人民法院充分考虑了帮助侵权下“专用品要件”认定困难、规避容易的特点，在判决书中指出：对于需要多个主体的参与才能实施的方法专利，其在实际应用中，往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中，由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台自动运行。被诉侵权人完全可以在未获得专利权人许可的情况下，将专利方法以软件的形式安装在其制造的被诉侵权产品中，甚至，还可以集成其他功能模块，成为非专用设备，并通过对外销售获得不当利益。
对于多主体方法专利，以前一直存在侵权认定的难题。基于产品权利要求全面覆盖原则的传统理解，很多人坚守所谓的“单主体规则”，即只有单一主体实施了权利要求的所有步骤，该主体才构成直接侵权，在有直接侵权的情况下，才有认定间接侵权的基础。通过本案，最高人民法院摆脱了传统观念的桎梏，提出此类方法专利的侵权判断标准是“不可替代的实质性作用”，直面专利制度的本质和发明构思的实质，对专利直接侵权进行了扩军，把以前间接侵权无法妥善解决的一些问题吸纳到其中，由此，理顺了中国的专利侵权判定体系。
代理律师：宋献涛律师，北京乾成律师事务所高级合伙人
1994年以河北省某县理科第一名的成绩考入解放军信息工程大学通信工程系，取得学士和硕士学位，后在北京大学取得法律硕士学位。曾在军方从事网络安全研发工作三年，后在知识产权领域深耕二十年余。
宋献涛律师对于处理技术类知识产权案件有着丰富的经验和卓越的技能，被最高人民法院知识产权法庭评价为“在专利领域尤其是网络通信领域专利侵权研究方面具有突出的专业素养和卓越建树”。相关重大胜诉案例包括路由器专利侵权案（最高人民法院第159号指导案例）和中国无人驾驶第一案（北京知识产权法院2021年发布的侵犯商业秘密纠纷民事案件典型案例一）。
宋献涛律师有出众的法律问题研究能力和精湛的法律文书撰写功底，被聘为北京外国语大学法学院研究生校外导师，是北京高院知识产权庭编著的《专利侵权判定指南(2017)》一书的特邀作者，多次以特邀专家的身份参加北京高院、国家知识产权局、北京市知识产权局的课题项目和专家意见征求会，多次受邀为国家知识产权局专利局审查员、北京大学法学院留学生、北京理工大学法学院研究生授课。2010年以来发表专业文章一百余篇，多篇文章在业内产生重要影响。
宋献涛律师中英文俱佳，热爱诗词散文，笔耕不辍，多次参加铁人三项、马拉松、羽毛球等比赛，铁人三项成绩在三小时以内，半程马拉松成绩在两小时以内，曾获朝阳律师杯羽毛球混双亚军。
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（
2017
）最高法知民终
454
号
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