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杨立 | 警惕外观设计权属纠纷审理思路的异化————兼评（2023）最高法民申3221、3222号判决

知产前沿 · 公众号 · · 2024-11-14 11:33

正文

一、案情简介：

（一）一审法院杭州中院的观点

（二）二审法院浙江高院的观点

（三）再审法院最高法院的观点

二、专利权属纠纷的本质

三、职务发明创造的规范保护目的与利益平衡

（一）法律解释的必要性

（二）职务发明创造的规范保护目的

四、处理职务发明创造权属纠纷是否需要区分发明创造的类型

（一）外观设计专利与其他知识产权客体的保护范围差异

（二）外观设计专利与其他类型专利的关系

五、审理“完成单位任务型”外观设计职务发明创造专利权属纠纷的应然路径

六、本案涉及的程序性问题探讨

内容提要：在适用《专利法实施细则》第13条第一款第三项所规定的“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”处理专利权属纠纷时，不应区分专利的类型，将属于设计方案的外观设计专利与技术方案区别对待，而应当回归专利权属纠纷的本质，将技术方案与设计方案还原成智力成果，综合考虑该项智力成果是否与离职员工在原单位所承担的工作任务相关、是否源于原单位所提供的物质技术条件、相关发明构思的完成是否与原单位有关等因素。

关键词：职务发明创造外观设计权属纠纷

引言：《专利法》将职务发明创造区分为“利用单位物质技术条件型”和“完成单位任务型”两种类型，后者根据《专利法实施细则》第13条第1款又可以分为三种类型，其中第三种为“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 ”在如何适用本项规定来解决专利权属纠纷时，最高法院的（2023）最高法民申3221、3222号判决将外观设计排除在本项的适用范围之外，并直接影响了后来苏州中院的类案判决（（2023）苏05民初1183号）。最高法院对于《专利法实施细则》第13条第1款第3项的解读似欠妥当，而该解读对于理论与实务的影响如此之深，究竟该条款是否应当排除外观设计专利的适用，亟需作出深入分析。

一

案情简介

桑田公司主要从事医疗器械的技术开发与生产经营，涉案专利涉及妇科检查器相关的研发项目，该研发项目以创新的四翼联动式扩张器作为结构基础，集成了光源、显微诊断、能量治疗等功能模块，提供可集成宫颈癌筛查、诊断及治疗功能于一体的妇科临床诊疗设备。桑田公司将该项目取得的部分研发成果向国家知识产权局提出了8 项专利申请，其中6 项为发明专利，2 项为外观设计专利，专利名称分别为“阴道检查器”“妇科检查器”“阴道扩张器”“用于阴道扩张器的可视化检查模组”“可视扩张检查器”“用于阴道扩张器的锁止装置”“四翼阴道扩张器”“放大检查器。”该8 项专利的发明人均为张某和魏某。张某曾经系桑田公司的创始股东并担任公司执行董事，魏某曾经系桑田公司的创始股东并担任公司技术负责人，二人在桑田公司任职期间主要负责妇科检查器项目的技术开发、专利申请、样品制作、对外合作等事宜。2021年3月-8月，魏某和张某先后从桑田公司离职，并在新成立的微新公司中分别担任总经理和董事长，其中魏某为微新公司的创始股东，张某为最大股东。2021年12月6日，微新公司向国家知识产权局提出6项发明专利申请，申请号分别为202111481002.3 、202111478145.9 、202111480920.4 、202111511844.9、202111480693.5、202111478048.X，发明人均为张某、魏某和熊某。桑田公司认为，上述6项发明专利申请均系张某、魏某与桑田公司解除工作关系后1年内完成，且技术方案内容与张某、魏某在桑田公司负责的妇科检查器项目一致。因此，诉争6项发明专利申请属于张某、魏某在桑田公司任职期间作出的职务发明创造，相应的专利申请权人应确认为桑田公司。

此外，桑田公司向一审法院杭州市中级人民法院提起两起与上述发明专利相关的外观设计专利权属诉讼，涉及微新公司的2件外观设计专利ZL 202130310172.X号“阴道扩张器”，及ZL 202130310184.2号“用于阴道扩张器的可视化检查模组”，其发明人为魏某、熊某、夏某。

关于6项发明专利纠纷，一审法院及二审法院均确认涉案专利应当适用《专利法实施细则》第13条第一款第三项“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”认定为职务发明创造（本案审判时2023版《专利法实施细则》尚未修订完成，适用的是2010版，而本案涉案条款位于后者的第12条，为了叙述方便，以下统一适用新版实施细则的条款编号），相关权利属于原单位桑田公司。而在2项外观设计专利的审判中，杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）、浙江省高级人民法院（以下简称“浙江高院”）以及最高人民法院（以下简称“最高法院”）对涉案外观设计专利是否属于《专利法实施细则》第13条第一款第三项所规定的职务发明创造持不同观点。

（一）一审法院杭州中院的观点

一审法院将争点归纳为，其一，诉争专利是不是魏某在桑田公司的职务发明创造；其二，熊某、夏某的设计人地位以及专利权归属问题。针对上述问题，首先，一审法院认为，魏某是桑田公司的离职员工，且其在两家公司的前后工作具有相关性，因此，应当直接适用《专利法实施细则》第13条第一款第三项将涉案外观设计专利认定为桑田公司的职务发明创造。其次，本案中，熊某、夏某是否为涉案专利的实际设计人，应当全面、客观地审核本案的全部证据，运用逻辑推理和日常生活经验，从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。一方面，综合系列案件的情况看，外观是对技术方案的外在呈现，其设计特征主要由功能技术决定，技术方案的贡献者理应为外观设计方案的贡献者。另一方面，微新公司及熊某、夏某提交的微信聊天记录、邮件记录包括部分文件等证据体现的设计方案无法分辨出熊某、夏某的实质性贡献，根据熊某等人的陈述，其不能说明涉案专利从构思到提出具体设计方案过程及所参考的文献，其主张对涉案专利作出的贡献在产品图中并未涉及，微新公司未能提交足够的证据对涉案专利的形成过程或者设计来源作出合理解释，也未进一步对熊某、夏某在研发过程所负责任务与涉案专利的实质性特点间的关联关系进行举证。最后，涉案专利系魏某在桑田公司工作期间研发构思的后续创造，即便存在改进后的差异，在没有明确证据反证的情况下，该差异应当理解为前期工作的延续性成果，而非将对应的贡献直接归功于他人。故一审法院认为仅凭现有证据仅能证明熊某、夏某从事了辅助性工作，不能认定熊某、夏某是涉案专利的实际设计人。因此，一审法院认为涉案外观设计专利是桑田公司的职务发明创造。

（二）二审法院浙江高院的观点

被告微新公司不服一审判决向浙江高院提起上诉，二审法院支持了上诉人的请求，改判涉案外观设计专利不属于桑田公司的职务发明创造。其观点为： （1）认定职务发明要件中的本职工作或者原单位分配的任务应该具有确定性。 桑田公司简介中记载魏某是技术负责人，但并未明确技术负责人的具体工作内容，也缺乏明确的分配任务安排。关于桑田公司主张的“物质技术条件”，首先，工资不能作为完成发明创造所必需的物质技术条件。其次，桑田公司仅举证了提供报销差旅费及模型费的凭证，尚不足以证明桑田公司提供了构成完成发明创造所必需的物质技术条件。再次，关于涉案专利与魏某在桑田公司期间完成的专利的关系，经比对，涉案专利与前述专利中最接近的专利之间仍然存在多处区别，是对前述专利的改进设计。魏某在桑田公司初创时作为创始股东根据股东之间的工作分工担任技术负责人为新设企业的发展提供智力技术支持，从根本上是为了将来公司长远发展和股权收益。

（2）关于熊某、夏某作为涉案专利设计人的问题。 首先，熊某、夏某作为医药领域具有相关执业证和长期从业经历的技术人员，多年间作为发明人或设计人均研发申请了多项专利，证明两人具有研发的能力。其次，涉案专利属于医疗器械领域，不仅需要医学的专门知识和经验，也需要机械领域的专门知识和经验，魏某在桑田公司期间完成的专利也均为与他人合作发明或设计，并无其单独作为发明人或设计人的记录。再次，微新公司在本案中提供的大量真实性可以认定的聊天记录等证据证明了魏某和熊某、夏某之间相互交流、合作研发的设计过程。一审判决否定熊某、夏某的设计人资格缺乏证据及说服力，桑田公司在本案中提供的证据尚不足以证明涉案专利是魏某在桑田公司离职1年内完成的职务发明创造。

（三）再审法院最高法院的观点

浙江高院对该案作出二审判决后，桑田公司不服，案件最终进入最高法院再审程序。最高法院维持了二审法院的结论，但对说理部分进行了改变。关于“事实认定”，最高法院认为，现有证据足以证明，妇科检查器产品的设计研发属于魏某在苏州桑田公司的本职工作或者所分配的任务，涉案专利与魏某在苏州桑田公司本职工作或分配的任务存在一定程度的关联性。尽管如此，在认定与离职员工有关的职务发明创造时，既要维护原单位的合法权利，也不宜不适当地限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的研发活动，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，不宜将《专利法实施细则》第十三条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释。具体到本案而言，本案所涉及的发明创造为外观设计专利，根据《专利法》第二条的规定，外观设计保护的客体是对产品所作出的富有美感并适于工业应用的设计，其与体现较高创造性、更需要单位力量投入的技术方案并不相同。经比对，涉案专利与苏州桑田公司申请的、魏某为设计人的外观设计专利存在多处明显区别。根据苏州微新公司在本案原审审理中提交的聊天记录等证据，可以证明魏某和熊某、夏某在设计涉案专利过程中进行了相互交流和合作设计，熊某、夏某是医疗器械领域具有相关执业资格和从业经历的技术人员，作为发明人或设计人研发过多项专利，具备相应的研发设计能力，对涉案专利的完成亦具有贡献。综合以上因素，二审判决认定涉案专利并非魏某在苏州桑田公司离职1年内完成的职务发明创造的结论并无不当。从上述观点可以看出，最高法院在适用《专利法实施细则》第13条第1款第3项时，似乎通过区分发明创造的类型来加以解释，将外观设计排除出该条款的适用范围。在明确涉案外观设计专利与离职员工在原单位承担的工作任务有关的情况下，却认为外观设计专利不能适用《专利法实施细则》第13条第1款第3项规定的职务发明创造类型。最高法在本案中的观点直接影响了下级法院对类似案件的处理，在（2023）苏05民初1183号外观设计专利权属纠纷中，苏州中院根据相同理由作出了类似判决。

纵观上述法院观点，一审法院认为外观设计专利和发明、实用新型专利皆可以适用《专利法实施细则》第13条第一款第3项之规则，即“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”而二审法院则回避了此问题，却认为原告无法证明涉案外观设计专利是魏某离职后一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造；最高法院则认为，虽然涉案外观设计专利是魏某离职后一年内作出的与在原单位的工作任务相关的发明创造，但对外观设计专利是否能适用《专利法实施细则》第13条第1款第3项提出否定看法，即该款不应当包含外观设计专利。笔者不认同最高法院对该条款的解释，现对此问题进行深入剖析。笔者将从专利权属纠纷的本质开始，结合职务发明创造的立法目的与保护价值，以及外观设计专利在知识产权法和专利制度中的体系性地位，阐明为何外观设计专利不应被排除在《专利法实施细则》第13条第1款第3项的适用范围之外。

二

专利权属纠纷的本质

无论专利申请权纠纷还是专利权纠纷，亦或是发明人署名权纠纷，争议各方争的到底是什么？表面上是专利权利纠纷，实际上，是对专利权所代表的那项智力成果的来源的纷争，即该智力成果“姓什么”。权利要求是披着权利外衣的技术方案，而专利权是权利要求的集合，那么专利权属纠纷的本质就是对某项智力成果来源的正名，至少在该项智力成果符合《专利法》的授权要求且未涉及转让时应做如此解释。法庭上的专利权属纠纷，其存在一个推定的前提，即涉案发明创造符合《专利法》授权要求，如果涉案标的是专利权，那么这个推定的前提可能会被之后的专利无效宣告程序所推翻，如果涉案标的是专利申请权或者发明人署名权，那么这个推定的前提还可能会被之后的专利授权程序所否定。但无论如何，这个推翻上述推定的程序与专利权属纠纷程序是两条轨道上的事，当一件发明创造被送上法庭的时候，我们只讨论权属纠纷轨道上的事。因此，《专利法》意义上的权属纠纷的本质，理应指对某项发明创造的“来源”的正名。而“来源”这一事实，即发明或设计的过程行为，如果从结果意义上讲，在《专利法》上叫做“完成发明创造”。法院对专利权属纠纷的居中裁判，就是在各方证明涉案发明创造是自己完成的这一事实之后作出的判断。

三

职务发明创造的规范保护目的与利益平衡

（一）法律解释的必要性

基于法律语言的僵硬性、空白性、模糊性等局限性，在适用某项法条时需要对其进行解释。解释方法有多种，其中最基本的是文义解释，在文义解释无法得出准确答案或者得出明显不合理的解释时，则需要进一步适用其他解释方法，如体系解释、目的解释、历史解释等。例如，刑法上判断行为人的行为是否符合某项罪名的适用条件时需要对所欲适用的法条进行目的解释，即探究该法条设立该罪名的规范保护目的，只有行为人的行为违背了该罪名的规范保护目的，才有适用相应罪名对犯罪嫌疑人进行定罪处罚的余地。《专利法》是法律，也有法律语言固有的局限性，所以在适用《专利法》解决职务发明创造权属纠纷时，我们可以借鉴刑法上的规范保护目的理论来解释职务发明创造制度的立法目的。

（二）职务发明创造的规范保护目的

专利制度最基本的逻辑为“以公开换保护”，即发明人或设计人向国家专利主管机构申请专利后，相关发明创造将被公开，国家给予作出发明创造的发明人或设计人对该项专利一定期限的独占利益，在期限届满后，相关发明创造进入公有领域，成为全人类共同的知识财富。对于专利制度或知识产权制度存在的法理依据，有多种不同的观点，其中影响较大的有三种，分别为劳动财产理论、人格权延伸理论、实用主义立场。劳动财产理论源于洛克，其基本逻辑在于个体将自身的劳动结合于客观事物，从而将该事物从“上帝给予人类公有”的状态中脱离出来，取得独占的产权。人格权延伸理论主要适用于著作权领域，封建社会末期的欧陆法学家认为，作品是作者对自己人格的表达与阐释，因此著作权是作者人格利益的延伸，此理论用于专利领域则似不妥当，因为很难认为发明创造是作者人格利益的表达。实用主义则立足于全人类的福祉，认为给予发明人或者设计人以一定独占利益，可以激励社会大众投身科学技术研究，从而促进科技发展以造福全人类。我国《专利法》的立法目的即采取此立场，《专利法》第1条指出，“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”即通过“以公开换保护”，促进科技发展。在专利制度滥觞的时期，专利制度立足于奖励作出发明创造的自然人。随着科学技术的积累和市场竞争逐渐激烈，为了满足抢占市场的需要与营利需求，单位或者团体在发明创造中的贡献逐渐占据主导地位。一方面，由于商业主体从个人扩展到各类法人等组织，以及具有相关技术能力的个人往往是某个组织的一员，个人自行完成的发明创造占比逐渐降低；另一方面，发明创造的完成往往需要巨大的人力物力投入，作为个体的个人需要站在单位的肩膀上，依赖单位提供的物质技术材料来完成发明创造。因此，以往仅保护自然人个体的专利制度难以平衡提供物质技术资料的单位及其背后的投资人与直接做出发明创造的个人之间的利益，职务发明创造制度便应运而生。如美国专利制度中的雇主工厂权（专利权仍归雇员，但雇主享有无偿使用的权利）和雇主专利权（雇主与雇员事先签订合同约定专利权归雇主享有）。而法国专利制度则更进一步，规定雇主优先的职务专利制度。我国专利制度虽然起步较晚，但在1984年《专利法》中即已规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人”，并在之后的修法过程中不断发展，形成现行《专利法》第6条规定的两种类型的职务发明创造，其一为“执行本单位的任务型”，其二为“利用单位物质技术条件型”。《专利法实施细则》第13条第1款将“执行本单位的任务型”发明创造细化为三种类型：在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。《专利法》在设立职务发明创造制度时，即已经充分考虑平衡发明人与单位的利益，既要保护发明创造完成人的利益，也要兼顾单位的利益，鼓励对科学技术的研发投入。因此，在适用上述条款处理职务发明创造权属纠纷时，不应再以“平衡各方当事人的利益”为理由来扭曲相关条款的适用，因为立法者在设计职务发明创造制度时已经考虑到此因素，直接适用相关条款就可以达到平衡各方当事人利益的目的。

四

处理职务发明创造权属纠纷是否需要区分发明创造的类型

要解决这个问题，需要先明确外观设计专利在知识产权制度中的体系地位以及《专利法》体系下各类型专利之间的关系。

（一）外观设计专利与其他知识产权客体的保护范围差异

同样涉及保护某个事物的审美价值，《著作权法》中的作品保护的客体是“文学、科学、艺术领域具有独创性并能以一定形式表现的智力成果”，而外观设计专利保护的客体则是“对产品的整体或者局部的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计”。从文义解释的角度出发，虽然著作权与外观设计专利都保护权利客体的审美价值，但二者的侧重点明显不同：外观设计专利立足于“产品”这个表达载体，《专利法》意义上的产品最初指“工业产品”，以区别于手工业产品，虽然现代文义上的“产品”也可涵盖到著作权的客体即个体而非工业制造出来的作品，但后者并不是《专利法》所保护的“产品”。反过来说，著作权所保护的“作品”与工业设计无关，若用《著作权法》去保护工业产品的外观设计，则不仅《专利法》相关制度设计会被架空，而且《著作权法》对在工业产品给予动辄50年的保护期也不妥当。外观设计保护的客体与产品密不可分，而发明/设计出一个产品的过程所投入的物质技术资料是否可以按照发明创造的类型进行区分，这就涉及《专利法》体系内各保护客体之间的关系。

（二）外观设计专利与其他类型专利的关系

《专利法》第2条规定，“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”不同于发明和实用新型专利对技术方案的保护，外观设计专利保护的侧重点在于产品外观呈现的可以被视觉感知的富有美感的设计方案，但是否可以认为，外观设计与发明或实用新型所保护的技术方案没有关系，是被嵌入到专利制度中的异类？答案是否定的，首先，从文义解释的角度出发，既然《专利法》对外观设计的定义是借助于“产品”、“工业应用”等与发明或实用新型相同的词语来阐释的，而工业产品的创造过程，一方面应用了技术方案，另一方面也呈现出了设计方案，这是同一个产品创造过程的一体两面，两者是紧密结合的。笔者认同一审法院对这个问题的看法，“外观是对技术方案的外在呈现，其设计特征主要由功能技术决定。”无论是机械产品这种偏向于实用功能的产品，还是杯碟茶碗这种审美功能更明确的产品，在其发明创造过程中，发明人/设计人难道会将该项产品的实用功能与审美外观分开考虑，或者在产品实用功能设计完成后再考虑其外观？恐怕多数发明人/设计人不会如此行事，尤其对于那些既申请发明/实用新型专利又申请外观设计专利的产品来说，审美功能与技术功能必须统一考虑。简而言之，外观设计专利与发明专利或实用新型专利只是对同一个发明创造的不同方面的保护，但其落脚点都在于该发明创造的研发过程，这个研发过程是一体完成的，而不是互不影响的两个过程，分开考虑是不妥当的。虽然外观设计保护的客体是对产品所作出的富有美感并适于工业应用的设计，其与技术方案并不相同，但两者都来源于同一个创造过程，不能截然分开，这个过程所需要的巨大的物质技术资料投入无需也难以区分为是对技术方案的投入还是对设计方案的投入。其次，从体系解释的角度出发，将既然立法者将外观设计与发明专利、实用新型专利同时规定在《专利法》第2条中，那么无论是《专利法》第6条对职务发明创造的定义还是《专利法实施细则》第13条对执行本单位的任务型职务发明创造的解释，都不应当把外观设计专利剔除出去，最高法院在本案中区分专利类型来认定是否属于原单位的职务发明创造的解释方法，似乎不符合立法者原意。

五

杨立 | 警惕外观设计权属纠纷审理思路的异化————兼评（2023）最高法民申3221、3222号判决

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关键词： 职务发明创造 外观设计 权属纠纷

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（二）二审法院浙江高院的观点

（三）再审法院最高法院的观点

（一）法律解释的必要性

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（二）职务发明创造的规范保护目的

（一）外观设计专利与其他知识产权客体的保护范围差异

（一）外观设计专利与其他知识产权客体的保护范围差异

（二）外观设计专利与其他类型专利的关系

（二）外观设计专利与其他类型专利的关系

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关键词：职务发明创造外观设计权属纠纷

（一）一审法院杭州中院的观点

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