境外商标权人委托我国经营者生产带有其所在国家注册商标的商品，但商品实际使用标识与其注册商标有所差异，其中的主要识别部分与我国商标权人的注册商标近似的，即便出口商品不在境内销售，也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题，此种情况下商品上的标识会起到识别商品来源作用，构成侵害我国商标权人的注册商标专用权。
随着我国商标权人在世界范围内知名度的逐渐提高，境外商标权人应知晓其商标知名度，在此情况下其仍通过改变商标排列突出使用我国注册商标的方式委托我国经营者生产涉案商品，难以排除其主观故意。我国生产者作为受托方亦应知我国注册商标的知名度，在接受委托时应尽审慎的注意义务，否则构成帮助侵权，应与委托人承担连带责任。
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一审案号
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(2014)浦民三(知)初字第1131号
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二审案号
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（2016）沪73民终37号
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案由
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侵害商标权纠纷
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合议庭
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陈惠珍、杨韡、刘静
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书记员
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曾旭
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当事人
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上诉人(原审原告、反诉被告)：福建泉州匹克体育用品有限公司
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被上诉人(原审被告)：无锡市振宇国际贸易有限公司
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被上诉人(原审被告、反诉原告)：伊萨克莫里斯有限公司
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裁判日期
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2017年4月21日
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一审裁判结果
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一、驳回泉州匹克公司的诉讼请求；
二、泉州匹克公司应于判决生效之日起十日内赔偿伊萨克莫里斯有限公司损失人民币13万元。
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二审裁判结果
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一、撤销上海市浦东新区人民法院(2014)浦民三(知)初字第1131号民事判决；
二、被上诉人无锡市振宇国际贸易有限公司、伊萨克莫里斯有限公司应于本判决生效之日起立即停止对上诉人福建泉州匹克体育用品有限公司第676992号“”注册商标、第XXXXXXX号“”注册商标专用权的侵害；
三、被上诉人伊萨克莫里斯有限公司应于本判决生效之日起10日内赔偿上诉人福建泉州匹克体育用品有限公司合理开支人民币20,000元，被上诉人无锡市振宇国际贸易有限公司承担连带赔偿责任；
四、驳回上诉人福建泉州匹克体育用品有限公司的其余一审诉讼请求；
五、驳回被上诉人伊萨克莫里斯有限公司的一审反诉诉讼请求。
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涉案法条
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《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第六十三条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第九条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项
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中华人民共和国
上海知识产权法院
民事判决书
（2016）沪73民终37号
上诉人(原审原告、反诉被告)：福建泉州匹克体育用品有限公司，住所地XXXX。
法定代表人：许景南，董事长。
委托诉讼代理人：陈申军，上海市一平律师事务所律师。
委托诉讼代理人：赵毅如，上海市一平律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：无锡市振宇国际贸易有限公司，住所地XXXX。
法定代表人：陈宇，总经理。
委托诉讼代理人：骆文祖，江苏维一律师事务所律师。
被上诉人(原审被告、反诉原告)：伊萨克莫里斯有限公司，住所地XXXX。
代表人：伊萨克·埃尔伯特·哈森，董事长。
委托诉讼代理人：吴展，北京长安(上海)律师事务所律师。
上诉人福建泉州匹克体育用品有限公司(以下简称泉州匹克公司)因与被上诉人无锡市振宇国际贸易有限公司(以下简称振宇公司)、伊萨克莫里斯有限公司侵害商标权纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2014)浦民三(知)初字第1131号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人泉州匹克公司委托诉讼代理人陈申军和赵毅如、被上诉人振宇公司委托诉讼代理人骆文祖、被上诉人伊萨克莫里斯有限公司委托诉讼代理人吴展到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
泉州匹克公司上诉请求：撤销一审判决，改判支持其一审全部诉讼请求，驳回伊萨克莫里斯有限公司的一审反诉诉讼请求。上诉人在二审中明确，其一审第二项诉讼请求中主张的因制止商标侵权行为所花费的相关费用指律师费人民币2.5万元。事实和理由：
一、一审法院对“贴牌加工”和“商标使用”的事实认定不清。
就贴牌加工的认定，一审法院认为振宇公司是根据伊萨克莫里斯有限公司的委托进行贴牌生产、出口，并在服装上贴附“PEAKSEASON”商标。但本案证据显示，伊萨克莫里斯有限公司提供的美国商标号XXXXXXX的“PEAKSEASON”商标与振宇公司出口服装上的标识完全不同，而标识的设计图样系由伊萨克莫里斯有限公司提供，故伊萨克莫里斯有限公司的美国商标权不能作为抗辩理由。而且，伊萨克莫里斯有限公司出具给振宇公司的授权文件时间晚于振宇公司的生产时间。由于大量证据表明泉州匹克公司的涉案商标在市场上享有盛誉，振宇公司作为同行业公司，应当知晓泉州匹克公司商标的知名度和与之相关的商誉，故在接受委托生产时应提醒委托方给予回避。可见，振宇公司并未尽到审查注意义务。就商标使用的认定，一审法院认为海关查扣商品没有机会进入国内市场流通，从而认定涉案服装标识在国内市场上起不到识别商品来源的作用，这是对商标使用的机械理解。在互联网全球沟通的当今，商品的流通和宣传不仅仅限于本地销售，伊萨克莫里斯有限公司的产品网站可以在中国被浏览，带有被控侵权标识的服装亦可流入国内市场。TRIPS协定规定，只要存在混淆的可能性，注册商标所有人就有权阻止任何第三方在贸易过程中，将与其注册商标相同或近似的商标使用在相同或类似的商品或服务上。所以，上诉人泉州匹克公司请求海关查扣振宇公司的涉案服装是根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》正当行使自己的权利。一审法院以此认定振宇公司服装产品没有实际的商标使用，不符合事实。
二、一审法院法律适用不当。
振宇公司服装上的标识分上下两排排列，上排特别放大了“PEAK”四个字母，使消费者误以为下排明显小很多的“SEASONS”是“PEAK”品牌下的型号类别或其他衍生品牌，整个商标标识的主要识别部分显然为“PEAK”，其与上诉人的注册商标完全相同，对于普通消费者而言足以造成混淆。海关查扣振宇公司服装是为了防止侵权商品进入流通渠道，服装上的标识是否侵权当然适用《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)，一审法院却以被控侵权商品标识是否侵犯上诉人美国商标应由美国法院判断为由而不予判断，并驳回上诉人一审诉讼请求。
三、上诉人不应当承担赔偿责任。
如前所述，上诉人是根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》正当行使自己的权利，并没有既定的法律事实认定被控侵权产品属于贴牌加工，也没有证据表明伊萨克莫里斯有限公司的服装不会进入中华人民共和国境内。相反，两被上诉人在知晓上诉人享有盛誉的“PEAK”注册商标的前提下，仍然设计、生产带有突出“PEAK”字样标识的服装，其主观上具有恶意。上诉人请求海关查扣振宇公司服装并没有过错，不存在“申请不当”，一审法院判定上诉人赔偿伊萨克莫里斯有限公司损失，没有事实和法律依据。
振宇公司辩称，伊萨克莫里斯有限公司提供了吊牌图式和光盘、授权书和商标注册材料，作为加工企业，经办人能够辨清“peak”和“peakseason”含义不同，且振宇公司从同行处了解，伊萨克莫里斯有限公司曾在中国其他地方有过同类加工情况并顺利出口，故振宇公司已尽到对知识产权的注意义务。
伊萨克莫里斯有限公司辩称：
一、被上诉人伊萨克莫里斯有限公司成立于1989年，在美国拥有的“PEAKSEASON”商标核准于2010年11月2日，公司经营和商标核准注册时间均早于上诉人在美国的运作。“PEAKSEASON”商标与上诉人的“PEAK”商标在读音、形状、词义等各方面均不相同，且依照美国专利与商标局的核准信息，“PEAKSEASON”标记由“标准字符组成，没有要求任何特定的字体、样式、大小或颜色”，其注册不仅涵盖体育服装，也涵盖一般服装，即“PEAKSEASON”的使用方式及范围广于上诉人在美国所获“PEAK”商标。
二、伊萨克莫里斯有限公司委托振宇公司制造的商品带有汉语直译为“旺季”商标，振宇公司的所有相关行为均需得到伊萨克莫里斯有限公司或其指定代表的许可，且所加工服装全部出口至美国销售，故两被上诉人之间从事的是涉外定牌加工业务，相关货物并不在中国境内销售。
三、识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者。就本案而言，一则涉案服装贴附的“PEAKSEASON”标识下方标有商标权利人的信息“BYISAACMORRISLTD.”，该信息清楚地说明了商品来源；二则涉案服装被海关扣留时尚处于出口环节，并未进入流通领域，被控侵权商标只在销往境外后发挥商品来源的识别意义。因此，伊萨克莫里斯有限公司委托振宇公司的涉外定牌加工行为并不构成商标法意义上的“使用商标”。
四、涉案所有货物全部出口并且仅仅涉及美国市场及相关消费者，在中国境内不存在相关消费者，被上诉人伊萨克莫里斯有限公司的行为不可能会对上诉人所拥有的“PEAK”商标专用权带来混淆的损害后果。
五、被上诉人伊萨克莫里斯有限公司在中国、越南、柬埔寨等国进行涉外贴牌加工行为过程中，均严格遵守美国以及加工所在国的相关法律规范，不存在任何违法、违规情形。
六、2014年8月上诉人申请上海海关扣押涉案服装后，被上诉人振宇公司向上海海关提交了所涉服装合规、合法的证据，上诉人因此已清楚本案系涉外定牌加工行为，不可能侵犯其在中国所拥有的商标专用权，但依然坚持提起诉讼并上诉，使得涉案服装长期被扣押，上诉人存在明显过错。在诉讼过程中，被上诉人伊萨克莫里斯有限公司多次通过法院申请对涉案服装解除保全，但上诉人予以拒绝，使得被上诉人伊萨克莫里斯有限公司无法履行与美国客户的合同，同时造成相应利润等可得利益损失以及公证、认证、律师费、美国客户索赔等巨大损失，在中国的业务也停止运营至今，以上损失均应由上诉人承担。
泉州匹克公司向一审法院起诉请求：1.判令振宇公司和伊萨克莫里斯有限公司立即停止侵犯泉州匹克公司的注册号为676992的“PEAK及图”商标和注册号为XXXXXXX的“PEAK”商标的注册商标专用权；2.判令振宇公司和伊萨克莫里斯有限公司连带赔偿泉州匹克公司经济损失人民币20万元，其中包括泉州匹克公司因制止商标侵权行为所花费的相关费用；3.判令振宇公司和伊萨克莫里斯有限公司承担本案诉讼费用。
伊萨克莫里斯有限公司向一审法院反诉请求：1.判令泉州匹克公司赔偿经济损失人民币50万元，包括处理有关诉讼事宜的费用；2.反诉费由泉州匹克公司负担。
一审法院认定事实：
1994年2月7日，泉州丰登制鞋有限公司在核定使用商品为25类“鞋，服装”注册“PEAK及图”商标(见附图1)，注册号为676992。
2005年7月4日(此处系一审法院笔误，应为7月14日，本院予以纠正)，该注册人变更为福建匹克集团有限公司，2007年8月7日泉州匹克公司受让该注册商标，并延长至2024年2月6日。2009年9月28日泉州匹克公司还在第25类“服装，鞋”等核定使用商品注册“PEAK”商标(见附图2)，注册号为XXXXXXX。2009年4月，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)认定“PEAK及图”商标在运动鞋上为驰名商标。
2014年8月20日，泉州匹克公司收到上海海关《确认知识产权侵权状况通知书》，告知泉州匹克公司上海洋山海关(此处一审法院认定有误，应为上海外港海关，本院予以纠正)查获振宇公司以一般贸易方式申报出口美国的针织男式T恤8,424件，申报价值20,980.18美元，商品上标有“PEAK”标识，涉嫌侵犯泉州匹克公司海关总署备案的知识产权。根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十六条之规定，请泉州匹克公司在三个工作日内确认该批次货物是否侵权并决定是否请求海关扣留货物，并提交价值人民币65,000元的担保。2014年11月3日，上海海关作出沪关知字[2014]第177号《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》。内容为：海关查验的振宇公司出口美国的标有“PEAKSEASON”标识的针织棉式T恤8,424件涉嫌侵犯泉州匹克公司“PEAK”商标专用权，泉州匹克公司向海关提出知识产权海关保护申请。海关于2014年9月16日将上述货物予以扣留。经海关调查，对振宇公司申报出口的标有“PEAKSEASON”标识的针织棉式T恤8,424件不能认定是否侵犯泉州匹克公司的“PEAK”商标专用权。如自扣留侵权嫌疑货物之日起50个工作日内未收到法院协助执行通知书的，将放行有关货物。泉州匹克公司于2014年11月21日向一审法院提起诉讼、并提出诉讼保全，扣押该批振宇公司的出口货物。涉案服装“PEAKSEASON”商标标识由上、中、下三部分构成，分别为PEAK、SEASON以及BYISAACMORRISLTD.列出，PEAK字体较大。
“PEAKSEASON”商标由美国专利与商标局核准于2010年11月2日，注册号XXXXXXX，注册人为伊萨克莫里斯有限公司，国际分类25，商标主要注册范围为针织类;体恤衫;拉毛袜;领带；紧身衣;内衣裤;制服等。初次使用是2010年1月1日。标记由标准字符组成，没有要求任何特定的字体、样式、大小或颜色。
2014年4月7日，伊萨克莫里斯有限公司向振宇公司发送订单(订单号20028)，男式针织T恤，448打，单价为FOB28.80美元，总价为12,902.40美元。订单的标签和吊牌为PEAKSEASONNCAA。
2014年6月25日，伊萨克莫里斯有限公司的员工向振宇公司员工发送电子邮件。内容为，请再次确认以下订单(20024、20028、20029、20030)附有“PEAKSEASON”和NCAA(美国大学生体育协会)吊牌，伊萨克莫里斯有限公司已为振宇公司采购NCAA吊牌，振宇公司需制作“PEAKSEASON”吊牌，并发送了“PEAKSEASON”主标的设计图。
2014年8月14日，伊萨克莫里斯有限公司出具授权文件，兹证明伊萨克莫里斯有限公司是服装及相关产品上商标“PEAKSEASON”的所有人，并证明振宇公司被授权制造并出口到美国的产品上带有“PEAKSEASON”商标。
一审审理中，伊萨克莫里斯有限公司和振宇公司均称，由于涉案货物被扣押，伊萨克莫里斯有限公司取消订单未向振宇公司支付货款。
一审法院认为：本案系涉外商标侵权纠纷案件，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律。本案被请求保护地为中国，应适用《中华人民共和国商标法》。商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品，用于识别商品来源的行为。同时，第五十七条第二项规定，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标的行为。
涉案的商标“PEAKSEASON”与泉州匹克公司注册商标“PEAK”近似，判断是否侵权需要以导致相关公众混淆为条件。
一审法院认为，商标的基本功能在于标识商品来源。因此，构成侵犯注册商标专用权的行为是在商业标识意义上使用相同或近似商标的行为，行为人的使用方式应当是将该标识作为区分商品来源的目的来使用。如果行为人所使用的标识不具有区分商品来源的功能，就不是商标法意义上的使用行为。本案中，根据已经查明的事实，振宇公司出口服装的行为系受伊萨克莫里斯有限公司的委托生产，并在服装上贴附“PEAKSEASON”商标，且所生产的服装全部销往美国。因此，
虽然该服装上标贴了“PEAKSEASON”标志，但被海关查扣的服装并未投入中国国内市场流通，国内市场的相关公众没有机会接触到该批服装，故该标志在国内市场无法发挥标识商品来源的功能。
