上述两个案件中,国家知识产权局专利复审和无效部和二审法院都对“参数限定的权利要求”提出了公开“实验数据”的要求,并且,两个案件都是由于未公开实验数据,从而均被认定为“公开不充分”。那么,是否对于此类“参数限定的权利要求”,都必须提交“实验数据”呢?
答案无疑是否定的,提供实验数据从来不是“公开充分”的必要条件,如果本领域技术人员根据说明书的记载,完全可以预期相应的技术效果或性能,则没有必要强求专利申请人一定提供实验数据。国家知识产权局“锂离子电池”无效案的主审员在其对于本案的解析文章[3]中也明确指出,“依赖实验数据加以证实并非‘说明书充分公开’的形式性要求,要以所属领域技术人员对现有技术的合理预期为出发点,判断技术方案是否必须依靠实验数据加以证实,由此既能避免将现有技术扩大化,扩张所属领域技术人员的能力,免除专利申请人提供必要数据的义务,又能避免对实验数据进行形式化要求,加重专利申请人的负担” 。也就是说,是否要提供实验数据对技术效果予以证实,取决于本领域技术人员能否对此有合理预期,如果超出了本领域技术人员的合理预期,实验数据的提供才是必要的。
结合“锂离子电池”案,国家知识产权局在该案论述公开不充分这一点上即从本领域技术人员需要假定多个特定条件才能推导得出相应参数公式从而预期性较低这一点出发,详细论述了本领域技术人员的合理质疑,才提出对实验数据的要求。
相比之下,最高人民法院在对 “离子交换玻璃”案中对公开不充分的判断似乎有“失之武断”的嫌疑。一方面,二审法院特别指出该案属于“以参数或参数范围限定的产品权利要求”,需提供实验数据“使得本领域技术人员能够确定依据说明书的内容可以获得符合特定参数条件的该种产品”。这似乎对这类参数限定的权利要求提出了实验数据的形式化要求,这无疑是不妥当的。如前所述,并不能将参数限定的权利要求就与必须提供实验数据直接画等号,仍然应从本领域技术人员通过阅读说明书后的合理预期出发,来判断此时实验数据的提供是否是必要的。另一方面,即便是“以参数或参数范围限定的产品权利要求”,其中仍然可能有非参数特征,或者非发明点特征,对于此类特征,如果也“一刀切”的要求提供实验数据,无疑是不必要的,且有可能造成“因噎废食”的后果。例如,在“离子交换玻璃”案中,二审法院质疑在于“所述拉伸应力低于脆性限值” (即玻璃不易碎)这一特征没有实验数据支持,因而不符合充分公开的要求,然而这一特征并非是参数特征,甚至也不是发明点特征(玻璃不易碎是该行业的普遍需求),二审法院在该判决中未详细论述该特征超出本领域技术人员的合理预期的情况下,就以“以参数或参数范围限定的产品权利要求”需提供实验数据为由认为其公开不充分显然无法令人信服。
笔者认为,对于判断某项“参数限定”权利要求是否“公开充分”显然不能采用一刀切的态度。不能仅仅因为属于“参数限定”的权利要求,就对实验数据有强制要求。事实上,即使是“参数限定”也应区分对待。对于确定参数的方法进行说明时,方法越非常规,越应当在说明书中提供清晰、详尽的描述。相反,如果属于本领域技术人员熟知的参数,其参数公式可以常规推导,或其效果可以预期,则即便未提供实验数据也不妨碍方案已充分公开。归根结底,专利法对于说明书“充分公开”的要求,以本领域技术人员阅读说明书后能够实施专利保护的技术方案为准。实验数据不应作为“说明书充分公开”的形式性要求,只有当技术方案的技术效果预期性较低(例如属于非常规方案),所属领域技术人员有充分理由怀疑无法解决其技术问题并取得预期的技术效果时,才需依赖实验数据加以验证。
注释
[1] 参见国家知识产权局第563221号无效宣告请求审查决定。
[2] 参见最高人民法院(2022)最高法知行终361号行政判决。
[3] 《中国知识产权报》,顼晓娟等,评析“一种安全锂离子电池单元及安全锂离子电池组”发明专利无效案